【海外案例展播】加拿大专利侵权之惩罚性赔偿金案例实践

2024年第8期，总第83期

案例关键词：

加拿大、专利侵权、间接证据、惩罚性赔偿金、惩罚赔偿计算

一、基本情况

（一）涉案专利

涉案专利名称：食品快速冷却通风系统

涉案专利号：第2,301,753号专利

专利期限届满日：2018年7月30日

涉案领域：制冷设备

（二）涉案当事人信息

原告：FROMFROID SA（弗洛姆弗洛伊德公司）

被告：1048457 Ontario Inc. （以下简称“被告一”）、Frimasco Inc（弗里斯科公司，以下简称“被告二”）

审理机关：加拿大联邦法院

（三）基本案情

在本案中，原告弗洛姆弗洛伊德公司是一家法国公司，专门从事农业食品行业空调和制冷设备的制造和安装。其拥有加拿大第2,301,753号专利，该专利涉及食品快速冷却通风系统，期限届满日为2018年7月30日。

被告一在安大略省圣欧仁市经营牛奶和奶酪产品业务。

2014年，被告一准备购置一套食品快速冷却通风系统以更快地冷却其乳制品，故其联系了原告在加拿大的代理商。通过代理商，原告向被告一借出了一个冷却通风系统的试用单元，试用期限为六周。

随后，原告向被告一提交了一份建造24个该冷却通风系统单元的投标书。然而，被告一并未采购原告的设备。

2018年10月26日，即涉案专利到期约三个月后，原告代理商公司的一名员工来到被告一的工厂维修与本诉讼无关的设备。在那里他发现了24个与原告出售的冷却单元非常相似的设备，并拍下了照片。该冷却系统单元的施工方为被告二，是一家专门生产冷却器的建筑公司。

原告遂向加拿大联邦法院对被告一和被告二提起了专利侵权诉讼。

二、案件程序

（一）被告主张

被告一称这些冷却单元是在2018年8月至10月间建造的，并提供了四名证人的证词来推翻原告的间接证据。此四人声称涉案冷却单元设备确实是在专利到期后建造的，并且提供了书面证据。

（二）原告主张

原告认为以上冷却单元不可能在涉案专利到期后这么短的期限内被制造出来，虽然原告并没有证据证明该冷却单元的建造时间，但是提供了间接证据。证据之一是该冷却单元具有明显的磨损迹象，合理推断其已经使用了一段时间。证据之二是提交了专家证词证明规划、制造和安装冷却单元所需的时间，用于说明在3个月内建成该冷却单元是非常困难的。

（三）争议焦点

本案的争议焦点在于涉案侵权设备建造时间是否晚于专利到期日，以及赔偿金应如何确定。

（四）法院观点

本案中，法官认定该四名证人的证言缺乏可信度，且提供的书面文件有可能是伪造的或者来源于其他项目。另外，根据案件中的其他证据法官也倾向于认为该冷却单元的建造时间不会晚于专利到期日，例如被告拒绝提供冷却单元控制程序安装日期的记录，发票显示用于该冷却单元的风扇是在专利到期日之前购买的等等。

在赔偿损失的认定上，专利侵权赔偿金的计算依据是原告出售该冷却系统的净利润。对于惩罚性赔偿金，法院分别考虑了被告一和被告二的行为。

在确定被告一的惩罚性赔偿金额度时，法院考虑的因素包括：

（1）被告一试图通过提供各种证据来掩盖侵权行为，旨在误导法院关于侵权产品的制造日期；

（2）该行为显然是故意的，其动机是希望以低成本获得专利技术；

（3）从最初与原告进行磋商交易到专利到期，该行为持续了三年多。

另外，法院在判决中还指出：被告一是一家年销售额约为2亿美元的大公司；补偿性损害赔偿金额与被告一通过从被告二而不是原告获得该冷却系统所节省的费用相同，因此需要额外的惩罚性赔偿金来阻止其他可能试图进行类似行为的人。综合以上因素，法院判处了被告一支付高达20万美元的惩罚性赔偿金。

在确定被告二的惩罚性赔偿金额度时，法院认为被告二建造该冷却系统时并不知晓涉案专利的存在，但是其参与了被告一掩盖事实的行为，因此同样应当收到谴责。但是鉴于被告二似乎没有从该行为的参与中受益，最终判决被告二向原告支付5万美元的较低额度的惩罚性赔偿金。

（五）法院裁决

加拿大联邦法院审理后认定专利侵权成立，判处了专利侵权赔偿金，其中包括惩罚性赔偿金。

三、经验启示

本案中，法官对于原告故意隐瞒案件事实的行为，适用了惩罚性赔偿。被告为了逃避自己的侵权责任，往往用尽手段去抗辩。但有一个基本原则，即理由可以去辩解，但事实是不能伪造的。实践中，被告故意隐瞒事实、掩盖事实的情况很普遍，如果最终被判定侵权成立，可以推定被告是故意侵权。适用惩罚性赔偿可以提高对侵权者的威慑力，更好地维护权利人的合法权益，有助于构建鼓励创新的营商环境。

鉴于知识产权侵权行为具有获利性、隐蔽性的特点，侵权人往往更有动力实施侵权行为。普通的侵权赔偿金计算的填平原则无法对侵权人产生足够的威慑力，这就导致故意侵权和重复侵权多发。知识产权惩罚性赔偿就是通过惩罚性赔偿金增加法律的威慑力，更好地维护专利权人的合法权益，从而有利于维护市场竞争秩序，优化营商环境。

2019年我国《商标法》第三次修改首先引入了针对恶意侵犯注册商标专用权行为的惩罚性赔偿制度，随后我国包括《民法典》《专利法》等在内的多项法律法规均规定了知识产权惩罚性赔偿制度。2021年最高人民法院发布了《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》，进一步明确了适用惩罚性赔偿的因素是“故意”且“情节严重”。

除中国外，多个国家和地区也存在知识产权惩罚性赔偿制度。以美国为例，美国专利法第284条规定：“在为原告作出裁决后，法院应判给原告足以赔偿侵权的损害赔偿金，但在任何情况下不得少于侵权人使用发明的合理使用费，以及法院确定的利息和费用。在任何一种情况下，法院都可以将损害赔偿增加至发现或评估金额的三倍。”可以看出，美国的三倍赔偿很大程度上起到了惩罚性赔偿的效果。同时，美国法上规定可以接受专家证词帮助确定损害赔偿或者合理的特许权使用费。

本案发生在加拿大，虽然该国成文法没有规定知识产权惩罚性赔偿，但是通过一系列判例确立了相关规则。加拿大联邦最高法院认为，惩罚性赔偿有两个中心原则，分别是合理性与比例原则。合理性标准包括多项因素：惩罚性赔偿不是规则，而是例外；惩罚性赔偿仅针对恶意、任性或显著偏离平常的正当行为标准的高度可责性行为；惩罚性赔偿数额应与行为可责性的程度、原告的相对脆弱性和损失、被告的非法所得等成比例；惩罚性赔偿不应超过合理实现其目的所必需的数额；惩罚性赔偿的目的是惩罚与威慑恶意不法行为；惩罚性赔偿的适用需防止对双方当事人带来不公平等。该标准具有综合性，并非每个案件都需考虑全部因素，列举的因素涵盖惩罚性赔偿的法律定位、规范的行为、目的、必要性、比例原则、对双方当事人的影响等方面。对惩罚性赔偿合理性的判断需以被告行为的道德可责性或社会危害性为基础，既包括裁决惩罚性赔偿的必要性，也包括其数额应以实现法律目的为限。

对于企业而言，该案例启示如下：

1．权利人积极利用间接证据证明侵权事实

侵权行为发生以及侵权行为获益的证据基本都掌握在被告手中，原告有时无法获得有效的直接证据。这种情况下，要积极利用间接证据达到举证责任转移的目的。间接证据是指不能单独直接证明，而需要与他证据结合起来才能证明案件主要事实的证据。本案中，原告并未收集到可以证明被告在专利有效期内制造侵权产品的直接证据。在实践中，那些掌握在侵权方手中的证据，权利人很难自行收集。但是，原告通过积极收集间接证据的方式使该侵权行为达到了民事诉讼中“高度盖然性”标准，从而成功将举证责任转移到对方，获得了有利判决结果。本案给权利人带来的启示是：即使在没有直接证据的情况下，也应当通过全方位、多角度的积极举证去证明待证事实。可借鉴的做法有：请专家出具说明、收集与对方主张相反的证据、寻找对方证据的漏洞等。

2．市场主体应当坚持诚实信用原则

首先，在市场经营活动中要遵守诚实信用，避免故意侵犯他人知识产权。只有自主创新才是企业的生存之本，故意侵权往往会得不偿失。

其次，在诉讼活动中更要也要遵循诚信原则，不可伪造、毁坏或者隐匿有关侵权证据，严肃对待诉讼流程。一旦伪造、毁坏或者隐匿侵权证据的事实被发现，轻则败诉，重则需额外支付高额的惩罚性赔偿金，情节严重的还会触犯刑法。

3．若侵权风险较高，尝试获得许可、达成和解

企业开展经营活动，即使没有故意侵权的主观意图，也难免陷入知识产权侵权纠纷。因此，应当根据侵权风险的高低，适当做好知识产权侵权风险防范工作，例如提前进行技术自由实施调查（FTO），在遭遇知识产权侵权投诉时及时聘请律师做出风险判断等。本案中，被告在收到侵权投诉后本可以尝试用正常的设备价格获得许可，但是因为其存在侥幸心理，试图通过伪造证据掩盖侵权事实，最终付出了高额的赔偿金。建议企业在面对真实存在的侵权风险时，不要存在侥幸心理，与其隐匿证据被判处支付高额的损害赔偿金，不如及早寻求许可、争取和解。

（首都知识产权服务业协会供稿、整理）

（本文仅代表作者观点，不代表北京市知识产权公共服务中心立场。）

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