海外实务指引丨海外知识产权纠纷应对及风险防控（按活动发言整理）

近日，北京市知识产权公共服务中心与河北省知识产权保护中心、沧州市市场监督管理局（沧州市知识产权保护工作领导小组办公室）联合举办海外知识产权风险防控专题宣讲活动。活动涉及“外向型企业海外知识产权布局策略及成本规划”和“海外知识产权纠纷应对及风险防控”两个主题。以下为“海外知识产权纠纷应对及风险防控”主题专家发言要点。

一、企业出海形势与知识产权纠纷情况

1.我国企业涉美知识产权纠纷情况

从2018年至2022年，中国企业在美遭遇知识产权诉讼案件逐渐攀升，其中专利和商标案件表现尤为突出。

从近三年中国企业在美专利纠纷情况以及近三年来专利诉讼被告的企业行业分布情况来看，移动通信设备、电子产品、居家办公等涉及科技前沿技术、具有全球市场的行业涉案概率较高，发生专利诉讼比较频繁。受国际诉讼环境的影响，涉电子终端产品案件原告不仅仅会向厂商提起诉讼，也会向中间环节的商家提起诉讼，将诉讼转移到制造者身上。

2.企业出海知识产权纠纷典型模式

企业出海主要遭遇竞争对手、NPE以及关联企业提起的知识产权诉讼。企业可以选择积极应诉、和解以及不予应对三种途径，相对应地，企业也需要承担不同的后果。例如胜诉会赢得更好的声誉和市场信心，如果败诉则可能打击消费者信心或者支付一大笔赔偿金。

二、企业出海知识产权风险类型

1.展会

海外参展主要涉及专利、商标以及版权的风险。专利风险点主要包括外形、结构以及实现原理。版权风险点主要包括参展材料以及展台设计。侵权行为可以分为可能由产品的结构、实现原理、外形引发的产品侵权以及可能由展台设计、宣传材料等导致的材料侵权，因此，企业出海可以从上述两个方面进行风险排查。

海外参展侵犯知识产权可能的后果包括：

（1）直接后果

包括海关扣押、现场查封、临时禁令、侵权追诉等，从而导致产品无法参展，甚至陷入长期的诉讼纠纷中。

（2）间接后果

包括参展活动失败、企业形象受损、陷入纠纷泥潭以及遭受巨额损失等，使得企业心血付诸东流，甚至在尚未打开国际市场之前便失去国际消费者的信心。

例如，2016年1月，拉斯维加斯的美国国际消费者电子产品博览会(CES)上，常州某独轮自平衡滑板车企业的摊位在展会第一天就遭遇了美国联邦法警的突击搜查，以涉嫌侵犯别家专利权为由，没收了展台内的独轮自平衡滑板车样品、标语和宣传材料等物品。该公司因未能提前进行展会风险排查，导致损失巨大。

2.知识产权诉讼

海外知识产权诉讼因专业领域而有所不同。在智能手机领域，该行业全球化特点突出，各厂商之间竞争非常激烈，基本上各个厂商之间都发生过知识产权侵权诉讼。在药品领域，由于药品研发周期比较长，垄断性比较明显，因而诉讼交叉比较少，更多的是单方面的诉讼。在LED领域，伴随着知识产权诉讼的发生，各个主体之间的交叉许可也不断产生。

3.商标抢注

商标抢注作为一种知识产权侵权手段，实务中时有发生。下面以A公司诉P公司为例，介绍商标抢注的情况。

A公司于2007年成立于中国，同年在中国申请注册商标。随后，根据马德里协议向美国、葡萄牙、日本、德国、土耳其和韩国递交了申请并获得注册。从2009年开始，向土耳其、越南、泰国、印度尼西亚和马来西亚销售机器和引擎。

被告P公司于1989年成立于马来西亚，主要经营行为包括销售其他品牌的产品、将零部件组装为产品或委托其他加工方生产并使用被告自己的品牌进行销售。被告声称其在2009年首次在马来西亚使用涉案商标，并在2010年8月6日申请注册了涉案商标，商标包含的文字部分与A公司的英文名称相同。

原被告双方先后向马来西亚法院提起商标侵权以及商标撤销诉讼。本案一审程序由吉隆坡高等法院于2014年10月作出判决，法院确认了原告、被告工作人员曾在2009年广交会上见面，随后被告向原告订购了一批产品进口至马来西亚并在当地市场进行销售。双方就这批产品是否使用了涉案商标发生了分歧，该分歧成为本案事实的主要争议焦点。最终，法院认定A公司首次使用成立，被告P公司构成恶意抢注商标。

被告不服一审判决，向马来西亚上诉法院提起上诉。最终，马来西亚上诉法院于2015年7月6日作出二审判决，维持原判。双方最终达成和解，由被告P公司将涉案商标免费转让给A公司。

4.贸易调查

美国国际贸易委员会337调查主要针对：

（1）不公平竞争行为，不公平竞争行为导致实质性损害美国产业，阻碍美国产业形成，约束或者垄断美国商业贸易；

（2）专利侵权行为；

（3）版权侵权、集成电路布图设计侵权；

（4）商标侵权。

相比于专利诉讼案件长达两年甚至更长的审理周期而言，337调查的调查期限通常为12至16个月，对被调查企业快速响应并应对调查的能力要求非常高。

三、企业出海知识产权风险防范

1.专利及商标风险防范

（1）展会

审核参展产品和布展材料；了解参展地的展会规则；安排专门机构和人员。根据不同国家制定不同的参展策略。

（2）商标

品牌“出海”应当遵循“产品（销售）未动，注册先行”的原则；要做好证据收集工作：海关报关单、票据等间接书证，合同、商品照片、产品图册等；首次向国外出口商品，应当注意保存商标使用的直接证据。

（3）专利

包括专利布局、专利风险排查、专利许可以及专利购买。

2.海外知识产权风险防范

（1）经费预算：不仅需要关注已经产生的费用，还需要着眼于未来市场的预测。

（2）人员管理：储备海外知识产权管理的专业人员，应对企业出海可能面临的各种知识产权风险。

（3）合规授权：设立项目小组以及常规负责人，将合规作为一项常态化工作。

（4）意识培养：将海外知识产权风险防范进行常态化培训，提升风险防范意识。

（5）制度建设：建立海外诉讼的分工机制。

3.海外知识产权诉讼应对

面对已经发生的诉讼情况，被诉企业应该沉着冷静应对，首先应该迅速了解原告的背景以及对方的诉讼目的；其次制定诉讼目标，做好预算管理，控制应对成本；再者，聘请专业机构（律所和专家证人）进行侵权分析和规避设计，决定是否提起无效以及提起无效的时间；最后选择和解谈判的恰当时机与策略。

作者：张立新北京海外知识产权保护联盟专家。曾就职于多家科技企业，主导制定企业知识产权管理制度和流程建立等工作；主导编写《欧洲专利诉讼及应对》和《欧洲展会及应对》实务手册，指导多家企业开展海外知识产权布局和知识产权预警工作。

整理：北京智睿海外知识产权研究院

（本文仅代表作者观点，不代表北京市知识产权公共服务中心立场。）

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