案例展播丨跨国禁令的全面抗辩策略

引 言

为助力我市“两区”建设和国际科技创新中心建设，帮助“出海”企业更好应对海外知识产权纠纷，更高质量拓展国际市场，北京市知识产权维权援助中心（国家海外知识产权纠纷应对指导中心北京分中心）组织整理、分析、汇编了发生在不同国家或地区的知识产权纠纷应对典型案例，从法律制度、诉讼策略、发展趋势等方面进行了深入剖析，总结形成了具有实践意义的经验指导。

2022年6月起，依托微信公众号开展海外纠纷应对指导典型案例展播，以案促效、以点带面，以期为创新主体海外知识产权纠纷应对提供指导借鉴，敬请关注。

案例关键词

荷兰；跨国禁令；创造性；先用权。

一、基本情况

由于中华化工所具有的技术和成本优势，中华化工在采用新技术后，发展成长为全球最大的香兰素制造企业，并取代法国罗地亚公司，占有了最大的全球市场份额。

2014年8月6日，罗地亚公司利用其拥有的EP2222627B1欧洲专利，针对中华化工及另一中国企业提起专利诉讼，要求海牙地区法院签发跨国禁令（Cross Board Injunction），即禁止中华化工停止在该欧洲专利所指定的全部国家销售香兰素。

二、诉讼过程

（一）一审程序

1.原告主张

2014年8月6日，罗地亚公司向荷兰海牙地区法院(the District Court of the Hague)利用专利E222267B1(以下简称“EP627”)提起诉讼(地区法院案件编号:C/09/470674/KGZA14-913)，请求法院判令波特雷辛斯、中华化工及其子公司贵华公司、采用中华化工技术的另一中国化工公司等被告停止向包括荷兰在内的欧盟国家销售香兰素产品(后撤回对经销商波特雷辛斯的起诉)。

2.被告主张

被告认为:“EP627”的创造性与被控产品的侵权这两个方面不能同时满足。最接近的现有技术采用了一系列的间歇式搅拌器(CSTR)，而大量CSTR串联，其效果将会接近于平推流反应器(PTR)，无限多的CSTR，就是PTR。被控技术所采用的反应器，是一种自行设计的、与PFR原理和构造均完全不同的多釜串联塔式反应器，更接近于一系列串联的CSTR。

因此，针对最接近的现有技术，该专利不应当具有创造性；另外，如果本专利具有创造性，必然需要强调PTR与一系列串联的CSTR的区别是非显而易见的，这种情况下，接近于一系列串联的CSTR的技术方案，就应当未落入“EP627”专利的保护范围。

3.一审法院观点

一审法院采用了当事人提出的“问题-解答测试法”，认定涉案专利不具有创造性。

（二）二审程序

1.上诉人主张

罗地亚公司提出了八个上诉理由，其主要理由为，初审判决错误地将“FR137”作为最接近的现有技术，本专利应具有创造性。

2.被上诉人主张

被上诉人认为，“EP627”的创造性与被控产品的侵权这两个方面不能同时满足。与此同时，作为反制措施，中华化工在上海知识产权法院针对罗地亚公司提出了侵犯商业秘密的不正当竞争诉讼。

3.二审法院观点

本案的争议焦点集中在:

（1）涉案专利EP2222627B1是否具有创造性？

在本案一审中，中华化工使用一篇法国专利“FR137”作为最接近的对比文件，认为涉案专利是显而易见的，不具有创造性。同时，中华化工提出了大量的现有技术和公知常识证据，用来说明针对最接近的现有技术“FR137”，对于本领域技术人员而言，选择专利所述的平推流反应器是显而易见的。二审过程中，罗地亚公司对权利要求的内容进行了进一步的缩窄，用以支持其创造性。中华化工认为，专利权利要求被进一步缩窄后，依然不具有创造性，而不应当予以保护。

（2）被控技术是否落入涉案专利的保护范围？

涉案专利所采用的反应器是一种“平推流反应器”（plug flow reactor, 又称活塞流反应器 piston flow reactor，简称PFR反应器）。然而，中华化工所采用的反应器，是一种自行设计的、与PFR原理和构造均完全不同的多釜串联塔式反应器。

中华化工律师团队认为:“EP627”的创造性与被控产品的侵权这两个方面不能同时满足。因此，针对最接近的现有技术，该专利不应当具有创造性；另外，如果本专利具有创造性，必然需要强调PTR与一系列CSTR的区别是非显而易见的，这种情况下，接近于一系列串联的CSTR的技术方案，就应当未落入“EP627”专利的保护范围。

（3）中华化工是否应享有先用权？

涉案专利的申请日为2008年12月9日，优先权日为2007年12月18日，但罗地亚公司指称中华化工侵权的主要证据，是一份中华化工于2007年5月向当地环保局报批10,000吨/年合成香料（醛酸法）新技术技改项目时的整套环境影响报告书及部分附件。也就是说，中华化工完成该技术研发的时间，明显早于涉案专利的优先权日。

遗憾的是，根据荷兰专利法，只有在本专利优先权日之前，被控方法专利所直接获得的产品进口到荷兰境内，方可以在荷兰法院主张先用权。原告在采用涉案技术前若干年，已经有一较小规模的香兰素制造车间（3000吨/年）在运营，且目前仍在持续生产。根据当时所采集的证据，中华化工可以提供在优先权日前将香兰素出口到荷兰境内的证据，但无法证明是由哪条生产线生产的。为此，中华化工将新旧生产线的生产、出口证据同时作为先用权抗辩的证据进行了提交。这样的话，一旦本案不幸败诉，仍可以通过旧生产线向欧洲出口，新生产线供应欧洲以外地区。

不过，由于两审法院均认定了涉案专利不具有创造性，上述第2项和第3项事由法院未予审理。

二审法院认为，如果采用“问题-解答测试法”，考虑到在优先权日之前已经存在大量现有技术文献和公知常识，那么从现有技术文献中选择一篇文献作为最接近的现有技术，是不恰当的，从而未采用“问题-解答测试法”，而是综合考虑了在优先权日，领域技术人员客观上面对的技术问题。继而进一步分析，本领域技术人员是不是会采用专利所述的平推流反应器，因而解决客观上面对的技术问题。

（三）最终审理结果

1.一审结果

2014年11月7日，荷兰海牙地区法院对此案进行了开庭审理。2014年11月21日，海牙地区法院P.H.Bloc法官作出裁决，认定“EP627”专利针对现有技术（法国专利申请FR2495137，以下简称“FR137”）是显而易见的，法院很有可能根据案情决定宣告“EP627”专利无效，遂驳回其诉讼请求，要求原告支付中华化工的相关诉讼费（约29.8万欧元）。

2.二审结果

经开庭审理，2015年11月24日，海牙上诉法院M.. Bonneur、R.Kalden以及C.j.j. van Nispen三位法官作出二审判决，再次确定法国罗地亚公司的涉案专利缺乏创造性，驳回其上诉请求，并判决罗地亚支付中华化工在本案中支付的律师费用约60万欧元（包括当地律师和中国律师）。

至此，中华化工取得此案的全面胜诉。

法律分析

一、典型意义

本案是中国企业海外积极应诉并取得全面胜利的典型案例。由于欧洲的部分法院（如本案中的海牙地区法院）可以通过“跨国禁令”的方式，判令被告停止在欧洲专利所指定的全部国家停止侵权，中国企业有必要对此高度重视。

二、诉讼策略

（一）原告诉讼策略

针对中华化工的抗辩，原告法国罗地亚公司提供了大量证据及专家证人出庭作证，用以支持其诉讼请求。但是，法院最终并未采纳罗地亚公司的主张，认定涉案专利不具有创造性。由于专利效力的瑕疵，一审法院最终并未对是否落入专利保护范围等问题进一步审理。

二审过程中，罗地亚对权利要求的内容进行了进一步的缩窄，用以支持其创造性。相应地，中华化工调整了最接近的对比文件和无效理由，最终获得了二审法院的支持。

（二）被告诉讼策略

本案中，中华化工通过前述三个抗辩思路，构造了一条全方位的防御锁链:（1）涉案专利不具有创造性，应当认定无效;（2）即使法院认定涉案专利具有创造性，那么，对于权利要求的解释必然要将被控技术与涉案专利区别开来，从而不构成专利侵权；（3）如果上述两点抗辩未能奏效，利用先用权抗辩维持自己目前的出口规模。尽管由于法院认定涉案专利不具有创造性，对上述第（2）项和第（3）项未进一步审理，但是中华化工提出的全面抗辩思路，无疑为保障自己的海外商业利益提供了重要的法律支撑。

经验启示

近年来，随着中国企业的业务领域不断扩张，国际竞争力日益增强，中国企业在海外遭遇知识产权诉讼的案例也不断增多。除了在美国针对中国企业提起337调查和专利诉讼以外，欧洲作为中国企业产品的主要出口地之一，许多当地同行业巨头都将注意力投向发展势头良好的中国企业，意图通过欧洲专利向中国企业提起诉讼。因此，中国企业需要格外重视知识产权保护，来为企业自身在国内外的顺利发展保驾护航。由于欧洲的部分法院（如本案的审理法院）可以通过“跨国禁令”的方式，判令被告停止在欧洲专利所指定的全部国家停止侵权，因此，在面对强敌利用知识产权打压时，中国企业一定要在详细分析的基础上，组织强大的律师团来进行积极应对，全面维护自身权益！

（首都知识产权服务业协会供稿、整理）

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