案例展播丨安踏公司欧盟图形商标案败诉带来的启示

引 言

为助力我市“两区”建设和国际科技创新中心建设，帮助“出海”企业更好应对海外知识产权纠纷，更高质量拓展国际市场，北京市知识产权维权援助中心（国家海外知识产权纠纷应对指导中心北京分中心）组织整理、分析、汇编了发生在不同国家或地区的知识产权纠纷应对典型案例，从法律制度、诉讼策略、发展趋势等方面进行了深入剖析，总结形成了具有实践意义的经验指导。

2022年6月起，依托微信公众号开展海外纠纷应对指导典型案例展播，以案促效、以点带面，以期为创新主体海外知识产权纠纷应对提供指导借鉴，敬请关注。

案例关键词

商标显著性；欧盟知识产权局。

案例详情

一、案件背景

安踏中国有限公司（以下简称“安踏”或“原告”）是一家中国的体育用品公司，创立于1991年，专门从事设计、生产、销售运动鞋服、配饰等运动装备。被告EUIPO是欧盟的一个分权机构，成立于1994年，总部位于西班牙的阿利坎特市，负责管理欧盟的商标和外观设计。

2014年12月17日安踏向EUIPO提交本案商标（“”）的注册申请，申请类别为国际尼斯分类第18、25及28类。2015年5月8日，EUIPO审查员根据欧盟商标第207/2009号条例第7(1)(b)条之规定，驳回本案商标在所有申请类别上的注册申请。2015年7月2日，申请人根据欧盟商标第207/2009号条例第58至64条之规定，向EUIPO提交了复审申请，对EUIPO于2015年5月8日所作出的决定表示反对。2016年3月9日，EUIPO第五复审委员会作出决定（以下简称“系争决定”），驳回安踏的复审请求。安踏认为EUIPO复审委员会违反了欧盟商标第207/2009号条例第7(1)(b)条之规定，遂向欧盟普通法院提起本案诉讼。

本案涉及欧盟知识产权局及复审委员会、欧盟普通法院评定图形商标是否具有显著特征的方法及标准，特别是对服装行业的图形LOGO的显著特征的评定方法及标准。

二、原告主张

原告安踏主张，被告未能对“相关公众的注意程度、申请商标的显著性评定标准、在先注册以及商标在其他国家注册的影响”等问题作出正确的评估。

三、被告主张

被告欧盟知识产权局主张，本案申请商品是普通消费品，相关公众(即欧盟的普通消费者)对其的关注程度从平均水平到高于平均水平不等。

本案商标给人的总体印象是一个非常简单、非独特性的、形象化的元素。在没有任何特定的特征或其他独特的元素的情况下，相关公众会认为本案商标是一个普通的装饰元素。

原告提出的其他获得注册的欧盟商标，它们与本案商标有所不同。对于本案商标在其他国家取得的注册，对本案不具有约束力。

四、法院审理结果

法院经审查认为，原告关于申请商标具有显著性的观点必须予以审查。法院依次对相关公众的界定、评估申请商标的整体印象、在先案例及在其他国家取得的注册方面进行回应。

首先，法院认定尽管某些消费者在购买商品时会比其他消费者施以更多的注意，但不能推定申请人所提出的有关市场上的品牌形象和标签的声誉特别重要。

其次，法院认为被告对本案商标整体印象的评估是正确的，并逐个否定了申请人的其他抗辩理由。在本案中，本案商标表现为两条相交的线条，其简单性与基本的几何图形可比，未能传达出使消费者能够将其视为相关商品的商业来源的指示的信息。

商标显著性绝对不是自由心证或者自由裁量权的结果。商标显著性必须有衡量和评价的标准，但在法律规定中，通常仅仅通过禁用条款来体现对显著性的规范。我国商标法规定，“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册”。欧盟商标条例中也规定，“由于使用该商标而使该商标对申请注册的商品或服务具有显著性的情况不适用上述的某些条款”。也就是说，显著性其实是动态变化的。原本没有显著性的标志，通过使用可以获得显著特征。而相反地，原本具有显著特征的商标或标志，在长期使用后也有可能失去显著性。

对商标是否具有显著性的认定，不应受商标所有者在语言或艺术上是否具有特定水平的创造性或想象力的限制，而取决于该商标是否具有相关公众可以轻松、即时记忆的某些特征，以及可使该标识能被立即视为相关商品的商业来源的指示的某些特征。

此外，遗憾的是，原告也未能提供充分的使用证据证明通过使用获得了显著性。最终法院认定，原告提交的任何证据都不能证明本案商标具有内在的显著特征或者是通过使用而获得了显著特征。

再次，法院认为被告不应因对先前的决定和已获得注册的欧盟商标而作出错误评估而受到批评。其他那些被认为可以作为商品商业来源指示而被识别的商标，对于确定本案商标是否具有作为欧盟商标注册所必需的最低显著性，不具有结论性。

最后，法院认为被告不应因对本案商标在其他国家获得注册而作出错误评估而受到批评。欧盟商标制度是一个自主的法律制度，它独立于任何国家体系。一个标志是否可以作为欧盟商标进行注册或保护，必须独立地参照相关的欧盟规则进行评估。

经验启示

商标的本质是使用，即使是在我国这样以商标注册为取得原则的国家，也要求对商标付诸实际使用，超过法定时间没有被实际使用的商标可以予以撤销。更何况是以实际使用为取得原则的国家，实际使用更是对商标最基本的要求。

实际使用即可以使没有显著特性的商标获得显著性，也可以使具有显著特征的商标失去显著性。由于我国是以商标注册为取得原则，因此企业习惯于先申请再使用。但是往往绝大多数缺乏显著性的商标，最终都是通过使用获得显著性，而最终获得注册的。如果本案原告在复审中可以提供足够的使用证据证明本案商标通过使用获得了显著性，则也可以获得注册。但是需要注意的是，使用未注册商标是有一定风险的，投入使用之前一定要做好风险分析并及时申请注册。

商标注册在提交申请前，需要根据评估结果提前做好应对和备选方案。在申请商标时，正确利用各种技巧可以提高注册成功可能性、维护申请人的最大利益。比如，在本案中，可通过申请组合商标及指定颜色等方式增强商标的显著性，从而增加通过初步审查的机会。

由于欧盟的特殊性，如果商标在EUIPO不能成功获得注册，可以尝试在欧盟主要国家或目标国家（可自行选择，需要进行评估）提交国家申请。由于欧盟成员国商标体系独立于欧盟商标体系，法律规定和实践也存在差异，因此有可能可以通过国家申请在该国范围内获得保护。最后，在遇到驳回或异议时，应当积极主动进行回应，不要轻易地放弃。做好充分的准备并自始至终坚定自身的观点，不要轻易动摇。

（首都知识产权服务业协会 供稿、整理）

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