来电聚焦丨如何有效应对商标“撤三”

引 言

为更好地服务市民和创新主体，解决知识产权领域的“急难愁盼”问题，北京市知识产权公共服务中心联合北京市专利代理师协会，梳理了市政务服务热线来电中反映较多的知识产权问题，充分发挥我市知识产权服务机构的智力资源优势，以专业力量支撑知识产权领域“接诉即办”，推动“未诉先办”。

近年来，伴随着我国经济持续不断的发展，商标的申请量也持续增长，有效注册的商标量不断增加，造成了我国商标资源日益紧张的局面。一些申请人为了新申请获得注册，主动发起“撤三”程序清除在先障碍。那么，什么是“撤三”？当企业或个人遇到自己的商标被他人提“撤三”后，如何进行应对呢？

一、什么是“撤三”

《商标法》第49条第二款规定：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。《商标法实施条例》第66条规定：有商标法第49条规定的注册商标无正当理由连续3年不使用情形的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，提交申请时应当说明有关情况。商标局受理后应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由;期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。前款所称使用的证据材料，包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。以无正当理由连续3年不使用为由申请撤销注册商标的，应当自该注册商标注册公告之日起满3年后提出申请。

由相关的法律法规我们可以看出，商标“撤三”即“撤销三年连续不使用商标”的缩略表述，此处“三年”为一个时间要求，满“三年”指商标自注册公告之日起满三年。那么，为什么《商标法》会设置撤销无正当理由连续三年不使用注册商标这样的制度呢？“撤三”制度的设置，主要目的是为了清理闲置注册商标，激活商标资源，督促商标所有人积极使用其已经获得专用权的商标，履行商标使用义务，防止“注而未用”、“抢注商标”、“商标囤积”等现象的发生。

二、遇到被“撤三”，应当如何应对

根据上述《商标法》和《商标法实施条例》的规定，提起“撤三”的主体可以是任何单位或者个人，那么商标专有权人在获得商标专有权三年后，如果收到商标局《关于提供注册商标使用证据的通知》后，商标权利人应当如何应对？

在收到《关于提供注册商标使用证据的通知》后，首先，商标注册人要积极举证，不能置之不理，因为商标注册人在“撤三”程序中承担举证责任，举证期限内未提交使用证据，需要承担商标被撤销的法律后果。其次，商标注册人在提交证据时要注意使用证据的有效性或不使用正当理由的合理性、合法性，如果提供的使用证据无效、提供的不使用正当理由证据未得到商标局认定有效，商标注册人也要承担商标被撤销的法律后果。最后，商标注册人也可以委托专业代理机构对商标使用证据进行梳理，形成完整的证据链条。

三、使用证据有效性判断之我见

（一）提供有效的使用证据需要注意以下几个方面：

1.商标的使用人。《商标法实施条例》第66条第二款规定，使用证据材料包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。因此，商标使用的主体可以是商标注册人，也可以是商标的被许可人。如果商标注册人与实际使用人之间没有签订正式的许可合同，但可以证明双方之间存在特定关系，如双方之间属于母子公司、控股与被控股公司等亦可，不过在实际案件中需要提供大量证据以证明此种特定关系，若商标权利人与实际使用人不同，建议在使用商标之前即对商标许可合同进行备案。

2.商标使用的商品和服务。《商标法》第56条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。因此，提供的商品/服务的使用证据应当与核定使用的商品/服务为限。例如被“撤三”商标指定商品为25类服装等商品，那么被申请人提供的18类旅行包上的使用证据是无效的。

3.商标的使用地域。商标保护具有地域性，商标使用的地域应当在我国法域范围内。此外，应注意我国香港、澳门和台湾地区仍实行独立的法律制度，在香港、澳门、台湾的使用不能作为有效使用证据提供。另外，如果贴牌商品在我国内将商标附着于商品或其包装物、包裹物，也可视为该商标在我国的使用。

4.商标的使用时间。所提供的使用证据应当为指定的三年期限，即自撤销申请之日起向前推算的三年内。

（二）商标使用的具体表现形式

国家知识产权局于2019年曾发布《提供商标使用证据的相关说明》，具体规定情况如下（原文链接：http://sbj.cnipa.gov.cn/sbsq/sqzn/201808/t20180813_275533.html）：

1.商标使用在指定商品上的具体表现形式有：

1）

采取直接贴附、刻印、烙印或者编织等方式将商标附着在商品、商品包装、容器、标签等上，或者使用在商品附加标牌、产品说明书、介绍手册、价目表等上；

2）

商标使用在与商品销售有联系的交易文书上，包括使用在商品销售合同、发票、票据、收据、商品进出口检验检疫证明、报关单据等上；

3）

商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的商品进行的广告宣传；

4）

商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品以及其他资料；

5）

其他符合法律规定的商标使用形式。

作者提示：上述商品使用证据的表现形式中，在实务中发现，发票作为经济交往中最基本的商事凭证，由税控装置开具的发票和增值税专用发票，因其合法性、真实性、统一性、及时性等特征，可以有力地证明注册商标的使用情况，是一种非常具有证明力的证据。但是需要注意，开具发票时应当填写完整的商标名称，这样才能使发票与注册商标产生充分的联系。另外，商品的销售、加工、物流、服务、广告制作、投放等合同，也应当明确地载明清晰完整的商标内容，且将基于合同所产生的后续内容的发票、票据、款项来往记录等统一管理，形成完整的证据链条。由上级质量监督部门、行业协会等权威机构出具的证明商品品质的产品检验报告，其手续严格，报告各项内容标注清晰，也是一种很好的商标使用证据。通过媒体与出版物宣传的广告证据，在固定证据时尽量保存有正规出版刊物刊载广告的刊物原件，网络宣传页的公证截图等。

2.商标使用在指定服务上的具体表现形式有：

1）

商标直接使用于服务场所，包括使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上；

2）

商标使用于和服务有联系的文件资料上，如发票、汇款单据、提供服务协议、维修维护证明等。

3）

商标使用在广播、电视等媒体上，或者在公开发行的出版物中发布，以及以广告牌、邮寄广告或者其他广告方式为商标或者使用商标的服务进行的广告宣传；

4）

商标在展览会、博览会上使用，包括在展览会、博览会上提供的使用该商标的印刷品及其他资料；

5）

其他符合法律规定的商标使用形式。

作者提示：通常来讲，服务商标提交使用证据相对于商品类商标提交使用证据更为困难。所以相对于商品商标的使用证据，服务类的商标需要做到辅助证据尽量全面、可靠。除传统的发票、合同等证据以外，还可以借助新媒体形式的宣传，保存新媒体的各项资料加以证明商标的使用。例如餐饮企业的证据可以由开具的餐饮发票，有完整注册商标图样的餐饮门店的招牌、餐具、菜单等照片或实物，媒体报道宣传资料、大众点评网、抖音、小红书等新媒体宣传资料共同构成。

（三）下列证据一般不视为商标有效使用的证据

1.

商品销售合同或提供服务的协议、合同。

2.

书面证言。

3.

难以识别是否经过修改的物证、视听资料、网站信息等。

4.

实物与复制品。

（四）不视为商标有效使用的情形

1.

商标注册信息的公布或者商标注册人关于对其注册商标享有专用权的声明。

2.

未在公开的商业领域使用。

3.

改变了注册商标主要部分和显著特征的使用。

4.

仅有转让或许可行为而没有实际使用。

5.

仅以维持商标注册为目的的象征性使用。

四、不使用商标的正当理由

根据《商标法实施条例》第67条规定：下列情形属于商标法第49条规定的正当理由：(一）不可抗力；(二）政府政策性限制；(三）破产清算；(四）其他不可归责于商标注册人的正当事由。由此可见，上诉情形可作为不使用注册商标的抗辩依据，且商标权人确有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的，均可认定有正当理由。

五、对商标注册人的一些建议

为了防止自己的商标被撤三，商标所有权人在平时应当做好商标的管理，建立商标使用台账，规范的使用、保管好商标的各种使用凭证。许可他人使用的商标，应当在商标局备案并且在许可合同中载明被许可人需定期提供使用商标指定形式的使用证据。

以上，就是笔者对应对商标“撤三”的一些总结与看法。在商业竞争中，商标作为一种有力的武器，有着相当重要的作用，商标的注册人需要重视商标使用证据的保存与管理，才能维护自己得之不易的在先商标注册权。

（作者：梁岩 北京三聚阳光知识产权代理有限公司）

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