海外维权实务指引丨美国知识产权诉讼立案的五个门槛和中国企业应对

美国是我国的第三大贸易伙伴，也是知识产权纠纷较为多发的国家。《2020年中国企业在美知识产权纠纷调查报告》显示，2020年中国企业在美知识产权纠纷总体数量和涉及的中国企业数量均有所增长。具体来看，2020年新立案知识产权诉讼案件共涉及中国企业1699家次，较2019年的1602家次增加6.05%；同时，2020年涉及中国企业的新立案知识产权诉讼案件中，中国企业作为被告的比例高达96.17%。

本文将介绍原告在美国发起知识产权（专利）诉讼时需要达到的门槛，并为中国企业在诉讼初始程序阶段快速处理纠纷提供建议。

一

原告需满足的主要程序条件

要在美国联邦法院发起知识产权（专利）诉讼，原告必须满足五个主要程序条件：第一，美国法院必须拥有对诉讼的“诉由司法管辖权”；第二，美国法院必须拥有对被告的“诉体司法管辖权”；第三，原告必须在适宜的地点起诉；第四，在美国法院解决争议的程序必须公正，不会对涉案双方造成太大的不便；第五，原告向美国法院提交的诉状必须按规定送达至被告。

1.诉由司法管辖权(Subject Matter Jurisdiction)

诉由司法管辖权是指一家美国法院是否有权裁定争议事项。联邦法院对其按诉由审理的案件类型有一定的限制性规定。联邦法院可以受理的诉由主要有两种：（1）依据美国联邦法津（相对州法律而言）提出的诉求；或（2）涉案双方来自于不同的州或国家，且争议金额超过75,000美元。

这里所述的“不同”是指原告为某州或某国的公民，而被告为其他州或其他国的公民。例如，一家中国被诉企业与一位纽约原告之间就存在这种不同；而一家纽约被告与一位纽约原告之间就不存在这样的不同。

2.诉体司法管辖权(Personal Jurisdiction)

诉体司法管辖权是指诉讼审理法院的地域管辖范围（即，“法院地州”）。诉体司法管辖权对于美国原告的重要意义在于确保其能够执行对被告的判决，例如按判决收到赔偿款，或强制执行对被告的禁止令，禁止被告某种方式的作为或不作为。一般来说，一家美国法院对被告的诉体司法管辖权有以下四种情况：（1）依据传统惯例；（2）特定司法管辖权裁定；（3）一般司法管辖权裁定；或（4）允许国家层面司法管辖权裁定。

3.审理法院(Venue)

审理法院是指在适宜的司法辖区内选择审理案件的法院。在向美国联邦法院起诉的案件中，联邦法律排他性地适用于与审理法院相关的各种事项。联邦法院同意被告变更审理法院请求的原因通常为：（1）当前审理法院不适宜；（2）出于公正的考虑；或（3）出于对诉讼双方及证人便利性的考虑。

对于审理法院的选择，外国个人或外国公司不能以其不住在该法院所在地为由对审理法院提出异议。在知识产权（专利）诉讼中，对于在美国没有分公司的中国公司，任何一个美国联邦法院都可以是合适的审理法院。但是对于中国公司的美国分公司，审理法院是否合适会取决于美国分公司是否在法院所在州注册，以及是否在法院所在州有办公室等持续的所在地。

4.不便于审理的法院（Venue Non-Convenience）

即使美国原告按规定向被告送达了诉状，美国法院拥有诉由和诉体司法管辖权，及审理法院也选择适宜，被告公司有时仍可以以“不便于审理的法院”（即因为美国为不便于审理这一案件的审理地）为由，向美国法院请求撤销该案。美国法院在决定是否准许被告此项动议时，必须确定（1）有替代性（非美国）审理法院存在；（2）在替代性法院审理案件给予诉讼双方自己的便利因素超过了美国法院审理该案的公众利益；及（3）被告接受其要求的替代性审理法院的诉状送达程序。替代性审理法院所适用的法律是否不利于原告一般不作为考虑因素，除非该替代性审理法院所给予的补救属明显不适宜或不能令人满意。

为确定诉讼双方自己的便利是否超过了审理法院的公众利益，美国法院会采用一种平衡法则进行测试。首先，法院会衡量与便利相关的各种因素，包括诉讼双方获得所述便利的情况；诉讼双方和证人的所在地；证人出庭的可能性；证人和诉讼双方自愿前往审理地的成本；判决的可执行性；其他能使案件审理较为简便、快捷和低成本的实际因素。法院还会考虑公众的因素，包括当地（美国）法院和陪审团的负担；在当地审理案件对当地的利益关系；因适用外国法律可能引起的问题。

如果法院认为诉讼双方自己的便利因素确实超过了公众因素，则法院将会因不便于审理法院而撤销当前诉状，把起诉转到替代性审理法院。发生这种情况时，为避免被告连续以“不便于审理的法院”为由提出动议，被告必须接受替代性审理法院的诉状送达程序规定。因为不便于审理法院而撤案的，法院还会对原告和被告继续案件提出附加条件，如被告需放弃抗辩的法定时效规定或同意进行质证。如果被告随后违反了附加的条件，原告仍可要求将案件退回给原来的美国法院审理。

5.诉状送达程序(Service)

在美国起诉时，原告必须按规定向被告送达诉状。如果一家被诉公司在美国有分公司或子公司，原告就能将诉状在美国送达至该被诉公司。所述子公司必须是与该被诉公司密切相关的，可以作为代理人替被诉的中国公司接受诉状。如果这家被诉公司在美国并无这样的代理人，则原告就得通过某项国际公约向被告送达诉状。对于在中国的被诉公司，上述公约通常为《关于向国外送达民事和商事司法文书和司法外文件的海牙公约》。为了遵守《海牙公约》对文书送达的规定，原告须将传票和诉状寄送至中国司法部，由司法部转给最高人民法院，再由最高人民法院转给送达执行地高级人民法院，高级人民法院收文后转有关的中级人民法院或者专门人民法院，最终由中级人民法院或者专门人民法院完成送达。美国的原告要走完这一程序往往得耗费一定的时间，常常是数月之久。

二

启 示

在本文上述五个程序性条件得到满足的情况下，原告可以在美国联邦起诉中国公司。对于被告而言，如能在诉讼的初始程序阶段就推倒诉讼，就能节省大量的时间、金钱和资源。

1.诉由司法管辖权

由于联邦法院对于外国被告会更加友好一点，即使提起诉讼的美国原告最初选择在州法院起诉，但被诉至州法院的被告如符合某些条件（如案件起因中包括专利纠纷等,应由联邦法院审理），仍可将案件转至联邦法院审理。

2.审理法院地

外国个人或外国公司仅以其未居住在审理法院地为由对美国作为审理地提出异议是不被获准的。但是，被告如能证明在美国的另一审理法院地对于诉讼双方和证人更为方便，且符合公众利益，则被告可能会获准将审理法院地改为上述另一审理法院地。

3.诉状送达程序

任何发给中国境内一家公司的传票和诉状必须附有中文的翻译件，否则诉状送达是存在瑕疵的。此外，美国的原告必须向被告所在地区的政府主管机构寄送传票和诉状，由此，被告应核实原告是向正确的政府主管机构寄送了诉讼文件，如寄送不正确，诉状文件的送达也是存在瑕疵的。美国诉讼的回应时限是在被告收到诉状时才开始计算的，对于在美国并没有办公机构或雇员的中国境内公司而言，可利用诉讼文件送达的时间差，聘用一家具备资质的美国律师事务所，及时准备应诉策略，并确定回应诉状的最佳方案。（作者：徐亮，睿盟律师事务所 来源：北京智睿海外知识产权研究院）

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