【海外动态观察】从谷歌注册“GLASS”商标看美国商标制度

背景介绍

穿戴式技术在国际计算机学术界和工业界一直备受关注。由于造价成本高和技术复杂，很多设备仅停留在概念领域。随着科技的进步，部分穿戴式设备已经从概念化走向商用化，FashionComm（乐源数字）、Google（谷歌）、Apple（苹果）、Sony（索尼）等多家科技公司均在此领域进行深入的探索。

谷歌眼镜是可穿戴设备的先行者。谷歌公司很重视知识产权，曾为谷歌眼镜申请注册了“GOOGLEGLASS”商标，并且不满足于两个单词的组合商标，决心把“GLASS”商标也收入囊中，意图在智能眼镜商品中独占使用“GLASS”标识。

经查证，谷歌在美国共有四件第9类（科学仪器）“GLASS”，商标如下图所示：

其中两件分别于2021年1月和2021年6月被撤销，其原因是注册人没有提交使用声明，详情如下图所示：

为理清这其中的原因，下面我们深入了解谷歌在美国注册“GLASS”商标情况。

二

谷歌公司“GLASS”商标申请历程

谷歌最早于2012年6月26日开始在美国将“GLASS”一词注册为其电子眼镜产品的商标，申请号为：85661672。但该申请于2012年即被美国专利商标局驳回，理由是该商标与已注册的第3797151号“GLASS”及第85354619号、第85526590号和第85653378号含有“GLASS”的待审商标近似，会让消费者产生混淆。为了答复专利商标局做出的驳回决定，谷歌公司的商标律师团队在答辩书中从商标本身、指定商品名称、商品购买渠道等方面论证其“GLASS”商标与引证商标的不近似，同时，对于近似方面无法克服的在先注册的第3797151号商标则从其他角度斡旋，克服审查员指出的注册障碍，以促使该商标最终核准注册。因其他在先近似商标有部分尚在待审中，美国专利商标局暂停了对谷歌公司“GLASS”商标申请的审查，直至2014年谷歌通过各种途径将BorderStylo公司名下的第3797151号商标收入囊中，美国专利商标局才继续对其进行审查。然而在2015年，谷歌公司“GLASS”商标申请又因与第4451859号商标近似被驳回，几经复审，终于在2015年9月公告，2016年8月核准注册。

2013年7月谷歌提交了经设计的第86008139号商标申请。同年，该商标因与7件在先申请和6件在先注册的含有“GLASS”的商标近似被美国专利商标局驳回，引证商标详情如下：

同时指出“GLASS”只是一个通用词汇，不能注册为商标。为了答复专利商标局的驳回决定，谷歌的商标律师团队向专利商标局提交了一份长达1900多页的答辩书。因其他在先近似商标有部分尚在待审中，美国专利商标局将该申请暂停审查，2019年继续审查，又因与在先的4451859,5323985和4777450近似被驳回。2020年，谷歌商标代理团队在答复中将商品名称限定为“可穿戴计算机硬件”，最终得以公告；公告期间被一中国个人提出异议，谷歌经过在谷歌内部主体间转让引证商标等多方面操作，终于在2021年06月08日获准注册，总共历时八年之久。同时2013年9月BorderStylo公司（第3797151号商标原持有人）申请的第86063261“”商标几经转让最终转给谷歌，且相对顺利的在2014年获准注册。

综合来看，无效的第77697375号（注册号3797151）商标和第86063261号（注册号4627352）商标均为谷歌受让的商标，其自身注册的第85661672号“GLASS”商标和经设计的第86008139号“GLASS”商标分别于2016年和2021年核准注册。

三

美国商标制度的特殊性

根据谷歌在美国申请“GLASS”商标的跌宕起伏的过程，对比我国商标申请审查制度，在美国申请商标需要注意如下几点：

1.主簿与副簿

美国专利商标局的商标注册簿分为主簿注册与副簿注册两部分。其中主簿注册是指既能区分商品或服务的来源，还能区分申请人的商品或服务的商标注册，副簿注册是指仅具有区分申请人的商品或服务的商标注册。

大多数申请人到美国申请注册商标，除非有特殊说明，一般都是指主簿注册。总的来说，获得副簿注册的商标在保护力度上不如主簿注册，但副簿注册较主簿注册更灵活，而且对于一部分因缺乏显著性而无法获得主簿注册的商标，通过副簿注册可以获得一定程度的保护。

2.注册的商品或服务范围应以实际或意向使用的范围为基础

美国商标注册虽不限制商品/服务的数量，但不代表可以随意扩大商品范围，因注册美国商标需要提交使用声明，虽然通常情况下只需提交部分商品/服务的使用证据即可，但是需要宣誓已经在注册的全部商品/服务上使用商标。若申请人未在全部商品/服务上使用商标却仍然作此声明，则有违诚实信用原则，可能导致后期商标被撤销。因此，申请人在美国注册商标时选择商品或服务要基于实际需求，不能盲目扩大注册的商品或服务范围。

2021年1月美国专利商标局新增了“使用声明核准后，删除商品/服务项目”的费用（但若权利人在提交使用声明之前或同时删除商品/服务项目的，则不会收取该费用）。该项收费制度的变化，旨在促使商标权人尽快确定注册中不再使用的商品/服务或类别，以便在提交使用声明时及时删除未使用的商品，节约行政资源，提高审查员审查速度，从而保障商标注册簿信息的准确性。同时，该项收费标准的变化亦体现了美国商标的“使用原则”及将于2021年12月27日实施的《2020商标现代化法案》的精神。

3.商标申请阶段需提交“使用声明”

如果商标以“意向使用”为基础进行申请，美国专利商标局会在商标公告结束后向申请人下发“核准注册通知”。申请人需要在收到通知后6个月内提交使用宣誓及相关证据，如无法按期提供的，可以申请5次延期，每次可延期6个月。若申请人未在规定期限提交使用证据或办理延期申请，则美国专利商标局将视为申请人放弃该商标注册申请。

4.商标注册后提交“使用声明”

美国商标注册以后均在注册日起5-6年内以及注册后每10年（有6个月的宽限期）向美国专利商标局提交使用证据。提交使用证据通常需要1-2张表明商标在指定商品上且在美国实际使用的图片，并且宣誓商标已经在全部注册的商品上进行使用。若商标仅在部分注册的商品上进行使用，则需将未投入实际使用的商品删除。

5.商标“暂停审查”程序

审查员在审查过程中，发现有在先申请可能引起混淆的相似申请或认为发现与该商标容易混淆的商标，但该在先商标尚未注册，可以将商标申请暂停审查（即，下图中的“suspensionletter”）。商标的暂停审查意味着商标申请将不会进一步处理，并且将被保留，直到暂停审查的理由消除为止。

四

“GLASS”商标注册策略给我们的启示

1.通过收购扫除注册障碍

结合谷歌注册“GLASS”商标来看，谷歌已经无效的两件商标均为受让所得，目的在于消除自身注册商标的障碍，因受让商标虽商品名称与其自身注册的非常近似，但并不相同，谷歌并不实际使用。该做法无疑增加了商标注册成本，但帮助谷歌完成了“GLASS”关键商标的布局。

2.与通用名称较为近似的商标可以考虑通过副簿注册进行保护

谷歌注册的第86008139号商标“”商标虽最终核准注册，审查员在审查中指出“GLASS”只是一个通用词汇，不能注册为商标。面对此种情况，我们可以考虑通过副簿注册来保护申请人的商标权。

3.延期提交使用声明可以争取时间。

谷歌注册的第86008139号商标“”商标虽最终核准注册，但耗时较长，谷歌在该申请中充分利用了提交使用声明可以延期的制度，给商标使用及使用证据的搜集留出足够的时间，尤其对于基于“意向使用”提交的注册申请，延期提交使用声明可为商标使用及使用证据的搜集争取时间。

4.商品或服务的选择应以实际或意向使用的范围为基础

谷歌注册的第86008139号商标“”商标在复审中答复中将商品名称限定为“可穿戴计算机硬件”，才得以核准注册。因此不可以随意扩大范围，以免给后续提交使用声明带来不利，导致商标被撤销。申请人在美国注册商标时选择的商品或服务要基于实际需求，在提交使用声明时及时删除未使用的商品，既可以节约费用，还能提高注册通过率。

（注：文中图表信息来源于WIPO官网、USPTO官网）

(作者：张莉；单位：北京智睿海外知识产权研究院)

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