“商业秘密法律实务培训”专家发言要点​（上）

　　7月9日，由北京市知识产权维权援助中心主办，北京知识产权司法保护研究会承办的“商业秘密法律实务培训”通过网络直播形式成功举办。北京金杜律师事务所合伙人孙明飞律师作为授课专家以“商业秘密司法保护中的疑难问题及应对之策”为题，与大家进行了分享探讨。以下为授课专家发言要点，由北京知识产权司法保护研究会根据授课内容整理。

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　　孙律师分享的内容主要从转化型侵权的管辖问题、证据制度综合运用、禁令与判决的衔接、股东代位诉讼、损害赔偿、刑民衔接和国际平行诉讼等七个方面展开。

　　一、转化型侵权的管辖问题

　　对于侵权行为管辖问题，《民事诉讼法》第二十八条规定因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。这是所有侵权行为提起诉讼的基本管辖原则，但具体到商业秘密案件当中，存在一类性质为转化型侵权的疑难问题，即在涉及技术人员原来合法持有、使用原公司商业秘密，后将原就职公司的技术资料带到新就职公司使用和获利的案件中，权利人住所地能否成为侵权行为地？就这一问题，孙律师认为，员工离职时负有归还商业秘密的义务而不归还就是一种不作为，这种不作为行为的发生地应当理解为权利人住所地。同时，本应该归还而没有归还的结果也发生在权利人所在地。因此，无论是侵权行为实施地还是侵权结果发生地，都发生在权利人所在地。

　　最高人民法院在《关于审理侵犯商业秘密纠纷民事案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）第二十九条提到了侵犯商业秘密管辖的问题。该条的第三款，增加了在第一款、第二款规定的地点难以确定的情形下，由权利人住所地法院管辖。孙律师认为，这是直接增加了权利人住所地这一管辖角度，但与上述侵权行为实施地和侵权行为结果地的角度有所不同。

　　二、证据制度综合运用

　　关于举证责任，2019年《反不正当竞争法》最核心的修改就是新增的第三十二条。该条第一款出现了举证责任的重大变化，原告要举证对主张的商业秘密已经采取了保密措施，同时要合理表明商业秘密被侵犯，被告则要举证权利人主张的商业秘密不属于商业秘密。可见，举证责任在一定程度上转移给了被告。不过孙律师认为从《反不正当竞争法》的修改和征求意见稿来看，总体上原告仍有负有繁重的举证责任，并非举证责任倒置，另外“初步证据”，“合理表明”等等还需要实践探索。

　　关于证据运用，孙律师从律师、当事人的角度考虑，提出应当积极举证，综合运用司法鉴定，经济学分析报告，市场调查报告，司法审计，律师调查令等方式方法，积极提交证据。从公司角度考虑，应当为未来保护自己的商业秘密打好基础，这主要涉及与员工签订保密协议，在劳动合同中引入职务发明条款，构建完备的机密信息接触登记机制，保留研发商业秘密的过程性文件等问题。

　　此外，孙律师还特别关注了电子数据真实性的甄别和举证妨碍制度的妥善运用两个问题。

　　三、禁令与判决的衔接

　　目前商业秘密案件中禁令的适用较为罕见，孙律师简要地分析了其中的原因，并结合禁令的现实意义，提出了推动法院适用禁令制度，及时的保护权利人权利的建议。在禁令与判决衔接的问题上，考虑到禁令对于权利人保护的力度更大，因此在一审判决侵权并确有及时制止侵权必要性时，一审作出判决的同时作出禁令裁定，具有创新意义，值得提倡。

　　四、股东代位诉讼

　　结合对案例的考察，孙律师认为，在商业秘密案件中股东代位诉讼是公司法和反不正当竞争法交叉的领域，情况非常复杂。这类案件存在以下难点：一是难以界定或证明商业秘密的存在；二是难以证明构成商业秘密归属于原告；三是难以证明损失金额或侵权股东的收益，以及损失与侵权行为的因果关系。

　　五、损害赔偿

　　关于损害赔偿的确定，《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第十七条规定了侵犯商业秘密的损害赔偿额可以参照确定侵犯专利权损害赔偿的方法进行，其中基数的确定和贡献率的确定值得关注。孙律师认为依照企业财务会计准则，赔偿的基数应当按照主营业务利润（销售利润）计算，与侵权行为无关的财务费用、管理费用等不应扣除，更不应当采用“净利润”为基数。关于惩罚性赔偿，新《反不正当竞争法》第十七条特别规定了一倍以上五倍以下的惩罚性赔偿，实践中总体上司法实践对惩罚性赔偿的适用比较慎重，因此建议从主观恶意、情节严重程度、侵权持续时间等多方面充分举证，增强说服力。

　　六、刑民衔接

　　目前商业秘密刑事案件存在立案难、追诉难的问题，其中既有商业秘密刑事案件追诉立法有待完善的原因，还有商业秘密本身隐蔽性和专业性强，取证难度大等原因。民刑交叉也是商业秘密案件的突出问题，这主要涉及两种程序之间证据的审查，应当注意征求意见稿中关于刑事程序形成的证据在民事程序中仍需依法审核的规定。关于刑事附带民事诉讼的问题，在立法层面有法律依据，司法实践中西安中院曾经在2005年作出过刑事附带民事判决。孙律师建议在商业秘密案件中大力推进刑事诉讼中附带民事诉讼，提高诉讼效率，更好地为权利人提供救济。

　　七、国际平行诉讼

　　最后，孙律师提出商业秘密案件国际诉讼有利于充分利用各国诉讼证据优势，整体统筹，更好地维护权利。关于境外商业秘密能够在中国受到保护，值得探讨，从国际公约层面是有依据的。关于准据法的问题，《涉外民事关系法律适用法》第四十八条规定知识产权的归属和内容，适用被请求保护地法律。第五十条规定知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律。因此中国法院审理涉外商业秘密的案件存在适用外国法的可能性。（来源：北京知识产权司法保护研究会）

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