北京12330专家专栏︱如何充分利用相似外观设计申请制度

点击上面【北京12330】直接关注，可进行知识产权举报投诉

　　一、引言

　　在专利法实施的过程中，越来越多的申请人期望充分利用相似外观设计申请制度，尽可能在避免重复授权以及不会导致实际权利丧失的情况下使得同一产品的相似外观设计能够合案申请，以便节省费用，缩减审查周期。

　　在前期确权中,申请人在要求多项优先权提交的部分同一产品的相似外观设计的合案申请，出现了不被接受的情形，即要求删除部分外观设计或要求分案，从而导致申请人期望落空。在后期维权阶段，由于确权过程的主观性，可能存在有些产品落入了被删除的部分外观设计的保护范围，而由于审查阶段将这部分外观设计删除，根据禁止反悔原则^[1]，这些在审查阶段删除的部分外观设计不能重新纳入保护范围，故这可能事实上导致了申请人权利的丧失。另外，在后期维权阶段，由于确权过程的主观性，审查阶段被要求分案的部分外观设计有可能存因重复授权而被无效的风险。再有，审查阶段收到要求删除部分外观设计或要求分案的审查意见通知书，还会导致审查周期的延长和审查费用的增加。

　　为此，本文通过举例分析哪些类型的同一产品的相似外观设计的合案申请可以被审查员接受而哪些类型的同一产品的相似外观设计的合案申请存在被审查员拒绝的风险，从而从实践的角度探讨当前我国同一产品的相似外观设计申请的尺度，以供大家参考。

　　二、典型案例

　　现行《专利法》实施以来，申请人在实践中遇到了很多被审查员允许的可以合案申请的同一产品的相似外观设计申请，也碰到了不少被审查员拒绝的不允许合案申请的同一产品的相似外观设计申请。这是由于在实践中，受到一般消费者判别能力认定不同和不同产品的外观设计的设计空间不同的影响，判断相似设计与基本设计的区别是否属于局部细微变化或者惯常设计时，往往有一定的主观性，给确权带来一定的不确定性。

　　根据《中国专利法专利审查指南》第1部分第3章第9节的规定^[2]：一般情况下，一般消费者经整体观察如果其他外观设计和基本外观设计具有相同或相似的设计特征，并且二者之间的区别点在于局部细微变化、该类产品的惯常设计、设计单元重复排列或者仅色彩要素变化等情形，通常认为二者属于相似的外观设计。下面将基于前述判断是否相似的原则，通过正反两方面举例，探讨当前中国同一产品的相似外观设计申请的尺度。

　　(一)允许合案申请的例子

　　案例1

　　案例1中的产品涉及一种剪刀，且剪刀的基本设计和相似设计均由第一剪切部件1、第二剪切部件2以及枢转销3组成，其中第一剪切部件1和第二剪切部件2均包括剪切刃部分5和把手部分4。

　　对于一般消费者而言，经过整体观察，发现相似设计与基本设计的设计特征中的形状相似，相似设计与基本设计的区别点在于：1)基本设计的第一剪切部件1的把手4比相似设计的第一剪切部件1的把手4多出了一个“V”字形的图案6；2)把手4的颜色不一样；3)剪切刃部分5的端部7的形状不一样。由于它们之间的上述三个差别属于局部细微变化，故可以合案申请。

　　案例2

　　案例2中的产品涉及一种淋浴喷头，基本设计、相似设计1以及相似设计2均由头部1、多个喷嘴2以及杆部3组成。

　　对于一般消费者而言，经过整体观察，发现相似设计1、2与基本设计的设计特征中的单个喷嘴2和杆部3的形状相同，相似设计1、2与基本设计的区别点在于：1)头部1的形状不同；2)喷嘴2布置图案不同。对于淋浴喷头而言，将喷头设计成圆形、方形和长方形以及将喷嘴2布置成与相应的喷头的形状相适应的等距排列的圆形、方形和长方形是一般消费者所熟知的，是一般消费者只要提到产品名称就能想到的相应设计。因此，这些区别点属于该类产品的惯常设计，故可以合案申请。

　　案例3^[3，4]

　　案例3涉及一种染色机，对于一般消费者而言，经过整体观察，发现相似设计1-5大致为基本设计的重复排列，故可以合案申请。

　　案例4

　　案例4涉及一种数码播放产品，对于一般消费者而言，经过整体观察，发现上述设计仅是色彩要素的变化，故可以合案申请。

　　(二)不允许合案申请的例子

　　案例5

　　案例5涉及一种数据处理系统，基本设计由框架1、显示屏2、输入按键3、出钞口4、插卡口5以及指示部6组成。而相似设计由框架1、显示屏2、输入按键3、出钞口4、插卡口5、指示部6以及顶部框7组成。

　　对于一般消费者而言，经过整体观察，发现相似设计与基本设计的区别在于顶部框7。对于一般消费者而言，该区别不属于该类产品的惯常设计，故不予接收。

　　注：如果出现案例5所述的情形，由于数据处理系统的相似设计与基本设计之间的区别顶部框7是否不属于该类产品的惯常设计有可能存在较大的争议，为此，如果收到审查员不允许合案申请的审查意见，申请人可以选择争辩，假设争辩未被审查员而是被审查员驳回，申请人可以继续复审，以便复审委站在中间的立场进一步判断是否不属于该类产品的惯常设计，复审委有可能撤销审查员的驳回决定，从而使得申请人有可能获得更稳固的权利。

　　案例6

　　案例6涉及灯具座，基本设计由底座1和第一罩壳2组成，相似设计由底座1、第一罩壳2以及第二罩壳3组成。

　　对于一般消费者而言，经过整体观察，发现相似设计与基本设计的区别在于第二罩壳3。对于一般消费者而言，该区别不属于该类产品的惯常设计，故不予接收。

　　案例7

　　案例7涉及一种饮料制备机，相似设计和基本设计均包括底座1、主体2、按键部3、盖4以及取饮料部5，其中按键部3两侧设置有装饰条6。

　　对于一般消费者而言，经过整体观察，发现相似设计与基本设计的区别在于：1)整体形状不同，2)按键部3不同，3)按键部3两侧的装饰条6的形状不同，4)盖4的形状不同，5)主体2的侧部形状不同。对于一般消费者而言，这些区别不属于局部细微变化或者该类产品的惯常设计，故不予接收。

　　通过上面分析，会发现我国同一产品相似外观设计制度不允许申请人在同一设计构思下所创造出的所有相似外观设计均可同时提交获得专利权。

　　此外，即使满足不超过10项的情形下，由于在实践中，相似设计与基本设计的区别究竟是否属于局部细微变化或该类产品的惯常设计，一直存在着较大的争议，故可能会收到要求分案或者删除某项外观设计的通知书，届时如果争辩不被审查员接受的话，将会遇到重复授权的风险、被驳回的风险或是后期维权时实际权利丧失的风险。

　　三、建议

　　综上所述，申请人在提交包括同一产品的多项相似外观设计的申请时，需要从如何避免重复授权、如何避免后期维权时实际权利丧失、如何最大尺度地提交同一产品的相似外观设计申请、如何缩短审查周期和费用等方面综合考虑，从而选择合理的提交方式。即，如果被接受的可能性较小，应当选择将各外观设计分开申请，从而避免因审查员发出审查意见通知书而造成的审查周期加长和处理审查意见通知书和处理分案申请引起的费用。如果被接受的可能性较大，则选择将多项相似外观设计合案进行申请，毕竟相似设计与基本设计的区别究竟是否属于局部细微变化或该类产品的惯常设计还存在一定的争辩余地。

　　【参考文献】

　　1. 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》，2009年，第6条。

　　2. 《专利审查指南》，中华人民共和国国家知识产权局制定，知识产权出版社，2010年，第1部分第3章第9.1.2节。

3.http://www.court.gov.cn/zscq/cpws/201004/t20100414_4132.html.

　　4. 第02333397.9号、第02333398.7号、第02333399.5号、第02333400.2号以及第02333501.7号外观设计专利。

　　(来源：北京12330特约撰稿人　未经作者授权不得转载)