【海外案例展播】美国著作权登记无效之单一系列认知案例实践

2024年第7期，总第82期

案例关键词：

美国、著作权登记、登记无效、判决动议、善意的非欺诈

一、基本情况

（一）涉案著作权

涉案美术作品：《EH101》

涉案专利号：No. 2,160,705

著作权权利人：单色公司（“UNICOLORS,INC.”）

涉案领域：设计/服装产业

（二）涉案当事人信息

上诉人（原审原告）：单色公司

被上诉人（原审被告）：H&M亨内斯-毛里茨有限公司

审理机关：加州中区法院、美国第九巡回法院、美国最高法院

（三）基本案情

原告（单色公司）注册于美国加州，是一家主营布料设计、生产销售的公司。该公司将其设计的纺织物或服装通过独家限定销售以及公开销售两种方式销售。

被告（H&M亨内斯-毛里茨有限公司）注册于美国纽约，是一家服装生产、销售企业，在美国拥有零售服装店，销售旗下品牌服装。

原告诉称，其于2011设计了31款产品，并向美国版权局申请第VA-1-770-400号著作权登记，其中包含设计作品“EH101design”。后发现被告于2015年开始销售印刷有图案（XueXudesign）的服装上的图案与其作品“EH101design”高度相似，遂以著作权侵权为诉由向加州中区法院提起诉讼。在中区法院的庭审中，陪审团认定被告侵犯了原告“EH101design”著作权，判决侵权赔偿。在此不利判决情形下，被告提出法律判决动议，认为原告在著作权登记申请中具有不准确之处，违反了17U.S.C.§411的规定，原告的作品不应该登记为有效的著作权登记。随后加州中区法院驳回了被告的动议。被告不服，向美国第九巡回法院提出了上诉。美国第九巡回法院认定了该作品中存在不准确之处，但是否造成著作权登记的失效还需要证明该“不准确”会导致版权局拒绝该登记申请，遂将诉讼发回加州中区法院。原告不服美国第九巡回庭的判决，向美国最高法院提起上诉，美国最高院批准审理了此案的调查令。

二、案件程序

（一）上诉人（原审原告）主张

原告称，其在提交著作权申请时，没有意识到其提交的一项著作权登记申请包含31件设计不符合“单一系列”的规定，并非认知到申请包含不准确信息而提交的行为。

在被告上诉后，原告将该“认知”附加上了意图对版权局欺诈的概念，以表明该不准确信息确为善意的非欺诈的，按照法律规定，事实或法律信息上的善意或合理的错误本身不能作为著作权登记无效的依据，故而不影响著作权登记的效力。

后再申请复审调卷令中请求认定411(b)(1)(A)中的“认知”不包含明确的欺诈情况下是否无效该著作权登记。为了支持其立场，原告将版权法411条与几项涉及需要认知事实和法律的民事、形式法规进行类比。认为与其他法规一样，第411条认可：合理的法律错误不能支持对著作权登记申请不准确信息的实际知晓的主张。同时增加了“认知”应该为实际知道附加概念以减少符合第一要件的可能性，维持版权登记的有效性。

其认为第九巡回法院错误的引用GoldValueInt’lTextile,Inc.案，认为只有事实认知错误才能符合第411条中“认知”的要求，且错误的将对于合理的法律认知错误与对法律的无知混为一谈。

（二）被上诉人（原审被告）主张

被告认为原告将31件设计作品作为单一系列向美国版权局进行了登记，而实际上该31件设计部分仅向特定客户独家销售，其余部分公开销售，原告这种明知不为单一系列而作为单一系列登记的行为违反了美国版权登记的规定，其著作权登记为无效登记，因此不能进行著作权侵权诉讼。

（三）争议焦点

本案为著作权侵权纠纷，由于事实判定被告具有故意的侵权行为，故被告提起法律判决动议，将案件焦点转向了判定侵权行为成立的权利基础——著作权登记是否成立的问题。

（四）法院观点

本案中，根据《美国版权法》第411条关于登记和民事侵权诉讼的规定：

(a)除依据第106A(a)条提起的对作者依据第106A条享有权利的侵犯行为的诉讼,和符合(b)项规定的情况外,在依据本法案登记或注册著作权申请之前,不得提起任何关于美国作品著作权侵权的民事诉讼。但是,在任何情况下,如果将存档、申请和登记所需的费用依法案要求的格式递交给版权局,而登记被拒绝的,申请人有权提起侵权诉讼,只要在向版权注册官送达该诉讼通知副本的同时送达诉讼通知。登记官可以在送达后60天内决定是否成为诉讼一方,对著作权登记请求的可登记性问题发表意见,但登记官不参加不会妨碍法院裁决这一问题的管辖权。

(b)(1)登记证书满足本条和第412条的要求,不论证书是否包含任何不准确的信息,除非

(A)不准确的信息是在知晓不准确的情况下包含在著作权登记申请中的；并且

(B)如果知道这一不准确信息,会导致版权局登记官拒绝登记。

(2)在指称存在(b)(1)描述的不准确信息的任何案件中,法院应要求版权局登记官告知法院,如果知道这一不准确的信息,登记官是否会拒绝登记。

(3)本款中的任何内容不应影响任何与登记证书所含信息相关的个人的任何权利、义务或要求,除本条和第412条规定的侵权诉讼的提起和救济之外。

法官认为著作权登记申请的信息当然应该正确，但，版权法提供了避风港条款。以上条款认定，存在不准确信息的著作权是有效的，只要著作权人在提交申请时没有认知这个不准确的信息，这里的认知不区分法律错误和事实错误。著作权登记的信息既要求法律认知也要求事实认知，因此在登记中的不准确信息平等的来自于法律认知错误和事实认知错误。其它版权法的法条也可以确认，“认知”是指对于事实和法律的实际或者主观认知，并且如果国会想要强加一个明知的标准而不是实际认知，会在法条中明确表达。

法官认为原告在复审调卷令中所提出的法律认知错误，虽然在之前的两次审判中均未提起，但其是复审调卷令中所要解决问题的附属问题，可以一并审理。

（五）法院裁决

美国最高法院批准审理此案的复审调卷令，撤销判决，但因涉及新的上诉理由而发回重审。

三、经验启示

本案的经验启示如下：

1．在美国的著作权侵权诉讼中，有效的著作权登记是起诉侵权获得侵权赔偿的前提条件，只有获得著作权登记后才能在诉讼中要求侵权赔偿。而稳定有效的著作权也是侵权诉讼胜诉的关键。这点不同于国内的著作权侵权纠纷，国内著作权登记只是证明权属的证据，在没有登记的前提下通过其他证据证明权属也可以作为认定著作权权利的依据。另外，在美国著作权登记中需要尽量规避错误的认知，避免著作权登记存在被撤销的风险。

2．美国法院为三级体制，分别是联邦地区法院、联邦上诉法院、美国最高法院。

联邦地区法院为初审法院，本案审理的法院为加州中区法院，即是联邦地区法院中的一个。初审法院审理既有事实审查还有法律审查，前者由陪审团作出裁决，后者由法官负责审查。本案即由陪审团作出裁决，由法官作出判决。被告的法律判决动议为法律审查也是由法官审理。

联邦上诉法院，一般称为巡回法院。本案中的上诉法院即为第九巡回法院。上诉法院只审查法律问题，对于事实问题依照初审法院的陪审团裁决。本案中第九巡回法院也只是对于法律适用问题作出判决。这与国内的法院体系不同，国内法院上诉中既审查法律问题也审查事实问题。

美国最高法院审查的案件并不是从联邦上诉法院“上诉”至美国最高法院的，而是由申请人向最高法院提出申请，在其认为有必要干预下级法院的判决时，才会以复审调卷令的形式调取案卷进行审查。并不是所有案件都会被调取案卷审查的，仅限于以下情况：第一，不同的联邦巡回法院或是州最高法院对于同一个联邦法争议的判决出现见解分歧；第二，州法院或是联邦巡回法院判决了一个联邦最高法院从未审理过，但却是应该由联邦最高法院决定的重要的联邦法争议;第三，对于某个重要的联邦法争议，州法院或是联邦巡回法院的判决与联邦最高法院的相关判决相抵触。本案即为第一种情况。

最高法院由大法官共同审理，以简单多数原则形成判决，即只要多数大法院达成一致意见就能做出最终判决，该根据多数意见形成的判决叫做majority opinion，对以后相似案件具有约束力。而持不同意见的少数派大法官员也可以在majority opinion后附上其意见（dissenting opinion）。本案中既有4名大法院赞同的majority opinion，也有3名法官签署了dissenting opinion。

（首都知识产权服务业协会供稿、整理）

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