【典型案例】企业需谨防注册商标因通用化而被撤销

【案情】

第1137381号“六堡”商标（简称诉争商标），由隆昌县木星食品厂（简称木星食品厂）于1996年12月10日申请注册，核定使用第30类的“茶”等商品上，专用期限至2027年12月20日。针对诉争商标的注册，广西老来瘦六堡茶有限公司（简称老来瘦公司）向原国家工商行政管理总局商标局提出撤销申请。2019年6月14日，国家知识产权局作出被诉决定，认为老来瘦公司提交的证据足以证明在其提出撤销申请时诉争商标“六堡”在其核定使用的第30类“茶”商品上已成为通用名称。决定：诉争商标在“茶”商品上的注册予以撤销。

木星食品厂不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院经审理认定，在案证据足以证明在老来瘦公司提出撤销申请时，诉争商标“六堡”已成为其核定使用的第30类“茶”商品上的通用名称。木星食品厂虽主张“六堡”的地名含义强于“茶”商品，但其提交的证据不足以证明上述主张，且“六堡”作为“茶”商品的通用名称已被相关国家标准所确定。据此，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回木星食品厂的诉讼请求。

木星食品厂不服该判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院经审理认为，老来瘦公司提交的2017年1月1日实施的中华人民共和国国家标准GB/T32719.4-2016《黑茶 第4部分：六堡茶》可证明“六堡茶”已成为相关国家标准确定的通用名称。同时结合老来瘦公司提交的《苍梧县志》《广西通志稿》《梧州市志》《茶业通讯》《中茶窖藏六堡茶图谱》、中共梧州市委员会、梧州市人民政府的相关文件，广西壮族自治区地方标准批准发布公告2014年第16号（总第95号）、中国茶叶网刊登的2016年中国茶叶区域公用品牌价值评估报告、百度搜索结果和企业信用信息系统检索结果等证据，足以证明在老来瘦公司提出撤销申请时，诉争商标“六堡”已成为其核定使用的第30类“茶”商品上的通用名称。因此，诉争商标的注册违反了2013年商标法第四十九条第二款的规定。综上，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。

【要旨】

注册商标通用化，是指已经注册的商标成为其核定使用商品或服务的通用名称。商标通用化是一个动态过程，既可能在注册之初已是商品或服务的通用名称，也可能是在后来使用过程中逐步蜕变为通用名称。因此，在商标权撤销复审案件中，认定注册商标是否已通用化，一般以当事人向商标撤销审查部门提出撤销申请时的事实状态进行判断，评审时的事实状态作为参考。商标通用化涉及显著性的嗣后消灭，对其证明要求与显著特征的证明要求应当保持一致。当事人可以提交字典、工具书、国家或者行业标准、相关行业组织的证明、市场调查报告、市场上的宣传使用证据、其他主体在同种商品上使用该商标标志等证据予以证明。注册商标因通用化被撤销后的效力自被认定为通用化后，其专用权终止。

【分析】

2013年商标法第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。对于已经通用化的注册商标，任何单位或者个人可以向商标撤销审查部门申请撤销该商标的注册。在2013年商标法修改前，商标法及其实施条例、司法解释中均没有关于商标“通用化”的规定，对实践中出现的通用化的案例只能通过宣告自始无效来处理。2013年商标法新增加这项规定，旨在促进商标注册人规范使用自己的商标，并及时阻止他人对其商标的不当使用。

商品的通用名称是在某一范围内约定俗成，被特定行业普遍使用的某一类商品或者服务的名称，具有公用性，为某行业共同使用。商品的通用名称缺乏显著性，其作为商标起不到区分商品来源的作用。根据2013年商标法第九条规定，申请注册的商标应当具有显著特征。在具有显著特征的商标获得注册后，出于商标所有人的广告宣传不当，其对商标管理不善、保护不力，或者出于其他竞争者或社会公众方面的原因，有可能导致该注册商标逐渐失去显著特征，成为该类商品的通用名称。最为典型就是ASPIRIN（阿司匹林），现在没有人会承认这是一枚商标，而会理所当然地将其视为商品名称。因此，注册商标一旦逐步退化为其核定使用商品的通用名称，就会面临被撤销注册的风险。

具体到本案，诉争商标早在1997年便已获得注册。显然在注册之处，“六堡”并没有成为“茶”商品的通用名称，而是在长期的宣传使用过程中，逐步退化为通用名称的。木星食品厂主张，判断诉争商标是否为“茶”商品的通用名称，应以申请注册时的状态为判断依据缺乏依据。如前所述，因为商标通用化是一个动态过程，既可能在注册之初已是商品或服务的通用名称，也可能是在后来使用过程中逐步蜕变为通用名称。因此，一般以当事人向商标撤销审查部门提出撤销申请时的事实状态进行判断，评审时的事实状态作为参考。根据老来瘦公司提交的国家或者行业标准、相关行业组织的证明、市场上的宣传使用证据以及其他主体在同种商品上使用该商标标志等证据，足以认定诉争商标中的“六堡”已成为“茶”商品的通用名称。

另外，木星食品厂对诉争商标在“茶”商品上进行了真实、合法、有效的实际使用证据，不能成为诉争商标已成为“茶”商品通用名称的抗辩理由，从而可以阻却诉争商标被撤销的命运。这一问题涉及对2013年商标法第四十九条第二款的理解和适用。从字面含义理解，该条款包含撤销注册商标的两个事由，一是成为其核定使用的商品的通用名称；二是没有正当理由连续三年不使用的（下称“撤三”），二者之间的联接词是“或者”，可见注册商标通用化与“撤三”是两个完全不同的撤销理由。商标撤销申请人需提交的证据类型、证明内容、证明标准和要求以及注册商标被撤销后的效力亦均不相同。因此，在2013年商标法第四十九条第二款中“撤三”与注册商标通用化是平行关系，不可交叉、组合使用来撤销注册商标。在“撤三”案件中，商标权人仅需举证证明其对诉争商标已进行商标法意义上的实际使用，即应维持诉争商标的注册。在此情况下，不应再以诉争商标已通用化，缺乏显著性，不能区分商品来源为由，否定诉争商标的实际使用，从而撤销诉争商标的注册。在商标通用化的案件中，不能以诉争商标连续三年未使用为由撤销诉争商标。同样，也不能以属于其中一个撤销事由的证据来对抗另一个撤销事由。就本案来说，木星食品厂不能以其对诉争商标在“茶”商品上进行了实际使用的证据，来抗辩诉争商标已成为“茶”商品通用名称的事实。

【维权中心提示】

已然成为商品通用名称的商标在申请注册时，是难以获准通过的；即便有漏网之“鱼”，亦难以长久存活。一是因为2013年商标法第十一条第一款第一项对此明确予以规制；二是商标审查部门以及法院对这类申请案件把握的标准从严。因此，在商标权撤销案件中，商标通用化大都是在使用过程中逐步蜕化形成的。鉴于此，企业在宣传、使用注册商标时要提高防范意识，减少商标因通用化而被撤销的风险。

一是要了解商标容易发生通用化的情形以及如何防范。对此，有学者指出，商品商标或服务商标是一个形容词，它应该和一个恰当的商品或服务的通称连在一起。如果一种商品或者服务确实是首次出现，那么就不会有这种被公众普遍接受的通称的存在。在这种情况下，或者是在现有的通称不便于使用的情形下，公众就会把一种标识当作其通称使用，而这将会导致商标所有者丧失其商标专用权。为了防止商标专用权丧失这一情况的发生，可以在商标之外再创造出一个通称出来，并且要引导和鼓励公众使用这一通称。

二是由于我国商标法不像欧盟的商标法那样明确规定，只有因注册人自己的积极的作为或者消极的不作为导致的退化才需要承担撤销的法律后果，导致商标通用化的原因，既可能是自身使用不当，也可能是他人的原因造成的退化。所以，企业在使用注册商标时，一方面自身要加强对注册商标的管理保护，特别是对注册商标进行广告宣传时，不可将商标与其核定使用商品混同，从而容易导致商标通用化。另一方面要阻止他人，特别是竞争者对注册商标的不当使用。（北京市高级人民法院 知识产权庭供稿）

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