判解商标确权中认定通用名称的三大考量因素——以2015年至2019年最高法行政裁决为样本

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李科峰律师 北京允天律师事务所

原标题：判解商标确权中认定通用名称的三大考量因素——以2015年至2019年最高法行政判决为样本

IPRdaily导读：经查阅从2015年至今，中国裁判文书网收录最高人民法院涉及“通用名称”商标确权案件的行政裁判文书共计12份，包括11份行政裁定书和1份行政判决书，裁判作出的时间是2015年至2019年。笔者以这些文书为研究样本，分析商标确权中法院认定通用名称的考量因素和裁判标准。

以诉争商标构成通用名称为由，启动商标确权纠纷案件，是提起商标无效还是商标撤销？证据形成的时间节点、相关公众的认知和申请人是否具有恶意等因素对案件结果有何影响？上述问题是以商标构成通用名称为由提起的商标确权案件中的焦点问题。

经查阅从2015年至今，中国裁判文书网收录最高人民法院涉及“通用名称”商标确权案件的行政裁判文书共计12份，包括11份行政裁定书和1份行政判决书，裁判作出的时间是2015年至2019年。笔者以这些文书为研究样本，分析商标确权中法院认定通用名称的考量因素和裁判标准。

一、案件基本情况梳理

编号	案号	诉争商标	申请日期	核准日期	审理结果
1	（2013）行提字第8号	第1427895号“竹家庄避风塘及图”	1999-4-28	2000-7-29	“避风塘”被认定为一种特别的风味料理或者菜肴风味通用名称。 但诉争商标不仅仅是“避风塘”文字，诉争商标具有显著性，不构成通用名称。
2	（2016）最高法行申4894号	第5448528号“英山云雾”	2006-6-29	2011-2-28	“英山云雾”曾经是英山县“茶”商品的名称，经过使用取得了显著性，未被认定为“茶”商品通用名称。
3	（2017）最高法行申2200号	第12953093号	2013-7-22	2016-11-14	被认定为“床垫”商品的通用名称。
4	（2017）最高法行申189号	第1387674号	1998-11-9	2000-4-21	被认定为“茶”商品的通用名称。
5	（2018）最高法行申2151号	第15243902号	2014-8-28	无 驳回复审	被认定为“工业生产工艺上所用的一般液体石油碳氢溶剂”商品的通用名称。
6-12	（2018）最高法行申8092号 【系列案件共计6件，案情和结果基本一致。 本文以最早申请日的诉争商标为例】	第4947433号“千頁及图”	2005-10-17	2008-8-14	未被认定为“豆腐”商品的通用名称。

二、特别程序条款梳理

“通用名称”不具有显著性，商标法将其列为不得作为商标注册的标志。根据法不溯及既往的原则，目前在商标确权案件中，相关程序问题应适用现行商标法，即2019年修正《商标法》。梳理涉及通用名称确权案件的特别程序条款，笔者发现：1、依据2019年修正《商标法》第四十四条第一款规定，对于已经注册的商标，在核准注册之前，任何人认为该商标构成商品“通用名称”的，可以向商标评审委员会提起商标无效宣告程序。2、依据2019年修正《商标法》第四十九条第二款规定对于已经注册的商标，在核准注册后，任何人认为该商标变成为商品“通用名称”的，可以向商标局提起商标撤销程序。

三、通用名称的司法认定

商标法之所以规定商品的通用名称不得作为商标注册，一方面因为通用名称反映商品的属性，无法起到识别商品来源的作用；另一方面，若由某一特定主体将通用名称注册为商标获得专用权，将会造成公共资源被私人占用，行业其他经营者利益受损。在商标确权案件中，对于通用名称认定，法院通常会重点审查三个因素：一是区分案件不同程序（无效宣告和撤销程序），审查相应时间节点的客观事实状态；二是审查相关公众的认知情况；三是审查商标申请人是否具有恶意。

（一）时间节点

诉争商标是否构成通用名称，应以客观事实状态为准。然而客观事实状态是不断发展变化的。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（简称《商标授权确权规定》）第十条第四款规定，法院在审查判断诉争商标是否属于通用名称，一般以商标申请时的事实状态为准。商标核准注册时，事实状态发生变化的，以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。

1、已注册的商标被提出无效宣告的，以商标申请时或者核准注册时的客观事实状态为判断标准

《商标授权确权规定》第十条第四款规定，判断诉争商标是否构成通用名称一般以商标申请时的事实状态为判断标准，特殊情况下以核准注册时的客观状态为判断标准。

笔者查询到2015年至2019年最高人民法院案件，均为对已注册的商标提出的无效宣告，法院均以商标申请时的客观事实状态为判断标准。如最高人民法院审理的“席梦思”商标案件中，法院认定以商标申请日时的事实状态为准，相关公众普遍认为席梦思能够指代床垫商品。最高人民法院审理的“千叶”商标案件中，裁定书也有类似的记载“清美公司明确主张，诉争商标在申请注册时即构成一种特定豆腐制品的通用名称”。

2、已注册的商标被提出撤销的，以审查撤销申请时的客观事实状态为判断标准

已注册的商标，在申请时或者核准注册时并不构成核定商品的“通用名称”，但是随着后续不当使用成为核定商品的通用名称。此类情况，任何人可以向商标局提出商标撤销程序。目前对于此类案件，法律规定注册商标变成商品通用名称的，任何人可以向商标局提出撤销。

如上所述，客观事实状态是一个动态发展过程。商标在被核准注册后，某个时间段可能变为通用名称，也可能后续经过使用再次获得显著性。因此已注册的商标被提出撤销的，以审查撤销申请时的客观事实状态为判断标准，体现依据动态事实变化进行司法判定的标准。笔者尚未查询到最高人民法院对此类案件涉及的“时间节点”问题作出明确的认定。但在最高人民法院审理的“英山云雾”商标无效宣告案件中，认定“英山云雾”曾经是英山县“茶”商品的名称，在诉争商标申请时，经过使用取得了显著性，不构成“茶”商标通用名称。尽管该案件不是对已注册商标的撤销案件，但是所体现的以审查时的客观事实状态为判断标准，尊重动态变化标准的裁判标准是可以类推适用在撤销案件中的。

（二）相关公众的认知

1、相关公众的组成范围

《商标授权确权规定》第十条第一款规定，相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。由此可见，在判断某名称是否是某类商品的约定俗称的通用名称，应以某类商品的相关公众为判断为基准。某类商品的相关公众包括该类商品的消费者、生产者、经营者、管理者、研究者等。

在司法实践中，通常提供消费者的评论、媒体报道、生产者和经营者发布的信息、行业协会发布的文件、研究人员发布的专业文献等材料中记载的内容作为证据，予以证明相关公众的认知情况。在最高人民法院审理的“马卡龙”商标案件中，最高人民法院以消费者的评论和媒体报道作为判断依据，认定百度、淘宝等有关网站的搜索结果可以证明“马卡龙”属于“糕点、甜点”商品上通用名称。在最高人民法院审理的“玉露”商标案件中，最高人民法院以专业文献作为判断依据，认定1979年全国高等农业院校教材《制茶学》《名优茶加工技术》、1979年版《中国名茶》、1988年版《中国茶史散论》等证明“玉露”是产于湖北恩施五峰山一带的针性蒸青绿茶名称。

2、相关公众的地域范围

《商标授权确权规定》第十条第二款规定，约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品，在该相关市场内通用的称谓，人民法院可以认定为通用名称。由此可知，在判断是否构成通用名称时，以“全国范围内相关公众认知”为一般原则，以“相关市场内相关公众认知”为例外情形。

研究样本均以“全国范围内相关公众认知”作为判断标准。对于“相关市场内相关公众认知”这一例外情况，并未涉及。在商标民事侵权案件中，最高人民法院公布的指导案例“鲁锦”案以“相关市场内相关公众认知”作为判断标准。该判决认定：对于具有地域性特点的商品通用名称，判断其广泛性应以特定产区内相关公众认知为标准，而不应以全国范围内相关公众认知为标准。我国其他省份的手工棉纺织品不叫“鲁锦”，并不影响“鲁锦”专指山东地区特有的民间手工棉纺织品这一事实。因此在山东特定的市场中，被告在手工棉纺品上使用“鲁锦”标识不构成商标侵权。上述裁判思路可在商标授权确权案件中予以参考适用。

3、不考量“相关公众认知”的例外

《商标授权确权规定》第十条第一款规定，法律认定的通用名称分为法定通用名称和约定俗成通用名称两种。如法律或国家标准、行业标准的规定诉争商标属于商品通用名称的，应当认定为法定通用名称，不再考量相关公众认知的情况。笔者理解，法律之所以这么规定是因为法律、国家标准、行业标准的制定需要经过复杂的程序；如果上述文件认定一个名称属于某类商品的通用名称，法院推定制定机关已经考察了该商品相关公众的认知情况。基于对上述文件制定程序和结论的信赖，法院在审理案件中就不再单独考察相关公众的认知情况。

（三）商标申请人恶意

《商标授权确权规定》第十条第三款规定，诉争商标申请人明知或者应知其申请注册的商标为部分区域内约定俗成的商品名称的，人民法院可以视其申请注册的商标为通用名称。该条规定是《中华人民共和国商标法》第七条诚实信用原则的具体体现。当诉争商标在部分区域内成为某商品约定俗成的商品名称，即便依据全国范围内相关公众的认识，诉争商标达不到通用名称的认定标准，但是作为诉争商标的申请人在申请商标之前，已经知晓诉争商标在部分区域内成为某商品约定俗成的商品名称的话，法院可直接认定诉争商标构成通用名称。

从目前公开的途径，笔者尚未检索到适用该条的案例。笔者认为适用该条规定，主要是判断商标申请人是否具有申请恶意。在具体案件中，争议焦点主要有两个：一是诉争商标是否构成部分区域内约定俗成的商品名称；二是商标申请人明知或应知这一情况。案件当事人应围绕上述争议焦点进行举证、质证和说理。

四、结论

综上所述，以商标构成通用名称为由提起商标确权争议，首先，在程序上，要分析商标在何时构成“通用名称”。如在核准注册之前构成的，应提出商标无效宣告；如在核准注册之后构成的，应提出商标撤销。其次，在实体上，应围绕是否已有法律、国家标准或者行业标准认定商标构成通用名称、相关公众认知状态和申请人是否具有恶意等因素，展开主诉或应诉工作。

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作者：李科峰律师 北京允天律师事务所

编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君

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