【发言要点】“知识产权司法解释专题培训”专家发言要点 整理（下）

2020年11月12日，由北京市知识产权维权援助中心主办，北京知识产权司法保护研究会承办的“知识产权司法解释专题培训”，以网络直播的形式成功举办。培训邀请中伦律师事务所合伙人张鹏律师作为授课专家，以“专利授权确权行政案件司法解释”为主题与大家进行了分享探讨。以下为授课专家发言要点，由北京知识产权司法保护研究会根据授课内容整理。

就专利授权确权行政案件的统计情况而言，2019年最高人民法院和北京知识产权法院受理专利授权确权行政案件的数量和结案的数量同比均有所增加，其中占比最高的是发明专利的确权行政案件和发明专利的授权行政案件。

围绕《关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（以下简称《专利授权确权规定（一）》），张鹏律师从“权利要求保护范围的解释”、“诚信原则与专利法第26条”、“补充实验数据审查与争议”、“技术启示与专利的创造性”、“外观设计授权确权的规则”、“行政诉讼程序与证据认定”六个方面进行解读。他强调，在《专利授权确权规定（一）》中最重要的三个规则是“内部证据优先”、“反向禁止反悔”和“明显错误纠正”。

一、权利要求保护范围的解释

在“权利要求保护范围的解释”方面，张鹏律师从“专利授权行政案件与专利确权行政案件解释规则是否一致”、“专利授权确权解释规则与专利审查规则是否一致”“专利授权确权与专利侵权判定解释规则是否一致”、“如何理解符合发明目的解释规则”、“最宽合理解释规则是否还适用”、“反向禁止反悔的基础是否以被采纳为要件”、“何种情况可以纠正明显错误”七个角度行进深入探讨和解释。

他表示，在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“《专利侵权案件司法解释》”）中，专利权的保护范围是指权利要求字面表述的范围和等同范围。在专利授权确权案件当中，所说的界定权利要求的用语，是指权利要求的字面范围，并不包括其等同范围。因此，采用了“界定权利要求的用语”这样的表述，以示和《专利侵权案件司法解释》中确定专利权的保护范围相区分。

专利授权行政案件和专利确权行政案件在界定权利要求用语的规则上是一致的，但与《专利侵权案件司法解释》规则不一致。上述不一致主要体现在，当事人意见陈述的地位。在专利侵权案件中，当事人意见陈述是确定专利权保护范围的依据；在专利授权确权行政案件中，当事人意见陈述仅是确定权利要求含义的参考，不是决定性的根据。

虽然《专利授权确权规定（一）》相对于征求意见稿删除了符合发明目的规则，但是符合发明目的规则仍是界定权利要求用语的基础性规则，之所以删除，很大程度上是因为大家拥有共识，并没必要单独规定。《专利授权确权规定（一）》没有规定最大合理解释规则，是因为要否定最大合理解释规则，跟刚才符合发明目的规则的理解是相反的。在进行反向禁止反悔判断时，需要考虑的是已被生效侵权民事案件的裁判文书所采纳的意见陈述。何时需要纠正错误，需要考虑纠正明显错误的两个要件:一个是能够认识到有错误，第二个是能够得出唯一理解去解决这样的错误。

二、诚信原则与专利法第26条

在“诚信原则与专利法第26条”方面，张鹏律师从“如何理解专利申请诚实信用原则”、“如何理解说明书公开不充分中的过度劳动”、“如何判断权利要求清楚和得到说明书支持”、“功能性特征的解释不统一如何解决”四个方面展开。

他表示申请专利和行使专利权，应当遵循诚实信用原则，不得滥用权利，损害公共利益或他人利益。

说明书公开不充分分为“说明书没有给出技术方案，只给了技术构思”、“说明书给了技术方案，但技术方案不能实施”、“说明书给了技术方案，且技术方案可以实施，但解决不了技术问题”、“说明书给出了技术方案，且技术方案可以实施，且技术方案能够解决技术问题，但说明书解决其解决的技术问题，要解决的问题需要付出过度劳动”四种情形，并结合相关案例进行阐述。

权利要求保护范围清楚，包含“技术方案的最小单元的技术特征不清楚”、“技术特征和技术特征之间的关系不清楚”、“专利要求的主体类型不清楚”三个方面，在实际审查过程中针对产品权利要求，方法权利要求，用途权利要求有不同的审查规则，在进行判定时针对方法权利要求，产品权利要求也有不同规则，所以它的主题类型也必须加以明确。

在《专利授权确权规定（一）》和《专利侵权案件司法解释》中，对于功能性特征认定方面是一致且明确的，但是在解释规则上，到底是按照审查指南和现行审查规则中的“覆盖了实现该功能的所有方式”，还是按照专利侵权判定司法解释中的“实施例及其等同”来加以判断，这一点在《专利授权确权规定（一）》中没有明确，有待于未来司法实践中加以探讨。

三、补充实验数据审查与争议

在“补充实验数据审查与争议”方面，张鹏律师从“如何认定关于实验数据的证明责任”、“如何看待补充实验数据”两个角度解读。

他表示，缺少、虚构、伪造实验数据，是医药化学领域专利申请或者授权专利不符合《专利法》26条3款最主要的情形。从证明责任的角度而言，需要无效宣告请求人证明数据是虚构伪造的，同时，在无效宣告请求人提出了实验数据的合理质疑的情况下，专利权人应该承担关于实验数据的证明责任。根据《专利授权确权规定（一）》，提交数据的一方当事人可以举证证明实验数据本身的来源和形成过程。

涉及到说明书公开充分和创造性中，在如何补充实验数据的问题上，以中美第一阶段经贸协议为背景，中国应允许药品专利申请人，在专利审查程序、专利复审程序和司法程序当中依靠补充实验数据来满足可专利性的要求，包括对公开充分和创造性的要求。《专利授权确权规定（一）》的这一点规定与《专利审查指南征求意见稿》完全一致。

四、技术启示与专利的创造性

在“技术启示与专利的创造性”方面，张鹏律师从“分类号在技术领域认定中的作用”、“如何理解实际解决的技术问题在创造性判断中的定位”两个角度进行解读。

他表示，从《专利授权确权规定（一）》征求意见稿到正式稿的演进，最大的改变就是把分类号在技术领域认定当中的参考作用删除。因为分类号本身只是检索或公开的需要，并不代表着对技术领域直接的一个明确，所以分类号在技术领域认定当中，并不具有直接作用。

在确定实际解决的技术问题的时候，需要根据区别技术特征的实际作用、功能和效果客观加以判断。

五、外观设计授权确权的规则

在“外观设计授权确权的规则”方面，张鹏律师从“《专利法》第27条第2款外观设计视图错误如何认定”、“外观设计实质相同和明显区别如何认定”、“外观设计与在先合法权利冲突的主体限制”三个角度展开。

他表示，在视图错误的条款适用过程中，最大的问题是视图错误与视图瑕疵之间的区分问题，有的时候是缺陷或者是瑕疵但不构成错误。

六、行政诉讼程序与证据认定

在“行政诉讼程序与证据认定”方面，张鹏律师从“如何理解专利授权确权行政诉讼程序规则”、“如何理解专利授权确权行政诉讼证据规则”两个角度阐述。

他表示，如果国家知识产权局的决定中认定有误，但是结论仍然正确的情况下，可以不撤销该决定。关于撤销国家知识产权局决定，在程序上区分了三种不同的情形：本身违法情形、合理推定情形、合理裁量情形。本身违法情形是一旦出现即应当撤销审查的决定的情况跟，包括应回避未回避、应听证未听证，只要以上两种情形之一出现，即需要撤销被诉决定。合理推定情形是《专利授权确权规定（一）》第23条第（六）项，要求 可能对当事人的权利产生实质影响。合理裁量情形是遗漏当事人提出的理由证据、未依法通知应当参加程序的当事人、主动引入当事人未主张的公知常识或者惯常设计未听取当事人意见，这些情形下需要判断是否对当事人权利产生实质性影响。

在证据问题上，通常情况下无效程序中的证据，或者是复审程序中的证据，在行政诉讼中应该仅考虑这些证据。但是，一旦专利权被宣告无效，专利权人就失去了救济，所以对于专利权人所提出的新的证据，人民法院通常予以审查。对于无效宣告请求人提出的证据，一般不予以审查，除非是用于形成司法认知的公知常识或者惯常设计。

最后，张鹏律师以“消失的条款与争议的规则”为题，介绍了《专利授权确权规定（一）》正式稿相对于两次征求意见稿删除的条款分析了删除的原因。一是，删除现有技术公开内容的认定条款和技术启示的认定条款，是因为相对于《专利审查指南》等审查规则没有进一步规定的必要；二是，删除修改超出范围的判定条款，是因为当前法律实践的现实需求不突出；三是，删除说明书支持的判定条款，是因为法律实践存在较大争议，过度劳动标准与合理怀疑标准的取舍存在较大争议；四是，删除外观设计在先合法权利冲突的主体资格要求条款，是因为法律实践存在较大争议；五是删除专利授权确权行政案件审理范围规则，是因为法律实践存在较大争议；六是删除超出无效宣告请求理由进行审查的程序规则，是因为法律实践存在较大争议。

（根据嘉宾发言内容整理，不代表嘉宾所在单位立场。）