专家专栏|“练歌录音房”外观设计专利权无效案——关于不丧失新颖性的公开

【引言】

本案涉及共享KTV侵权及无效之争。咪哒minik所属艾美科技的法定代表人张辉起诉友唱等侵权、抄袭其外观设计专利，并对包括友唱的投资方友宝在线等在内的三家公司共同索赔1.6亿元。侵权诉讼基于的专利被提起无效宣告请求，且被宣告无效。无效宣告所基于的证据与涉案专利外观设计极为接近，也为咪哒minik产品，疑似涉案专利产品的在先公开。专利权人随后主张其应对该公开享有不丧失新颖性宽限期，但未得到专利局的认可。本案或因缺乏知识产权保护意识，在申请专利之前将创新产品提前公开，导致巨额赔偿化为泡影，对创新主体具有一定警示作用。

【案情简介】

本案涉及专利号为201530160717.8的外观设计专利，使用该外观设计的产品名称为“练歌录音房（斜角）”，其申请日为2015年05月25日，专利权人为张辉。

2017年，张辉诉广州市名宸电子有限公司（以下简称名宸公司）、厦门市前沿科技开发有限公司（以下简称前沿公司）、北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称友宝公司）侵害其外观设计专利权。

张辉诉称：“友唱M-Bar”练歌录音房在外观设计上模仿了涉案专利，并在全国各地上百处商场中均有摆放、经营。“友唱M-Bar”练歌录音房由名宸公司制造，由前沿公司经营，且在“友唱M-Bar”练歌录音房上还使用了前沿公司的“友唱”、“M-Bar”商标，因此名宸公司、前沿公司均实施了侵犯涉案外观设计专利权的行为。友宝公司是前沿公司的控股公司，其发布包括“友唱”在内的自助平台推广公告和对外投资公告，与前沿公司具有意思联络，友宝公司与前沿公司构成共同侵权。由于制造并销往全国各地的被诉侵权产品数量巨大，其侵权行为严重损害了张辉基于涉案外观设计专利权而享有的合法权益，给张辉造成了高额经济损失。请求判令被告立即停止制造、销售、许诺销售侵犯涉案专利产品的行为，共同赔偿张辉经济损失人民币1.6亿元。

广州知识产权法院于2017年3月1日立案后，前沿公司、友宝公司于提交答辩状期间对管辖权提出异议。广州知识产权法院于2017年4月17日作出（2017）粤73民初654号民事裁定，驳回前沿公司、友宝公司对该案管辖权提出的异议。前沿公司、友宝公司不服该裁定，向广东省高级人民法院提起上诉。广东省高级人民法院于2017年6月9日作出（2017）粤民辖终306号民事裁定，撤销广州知识产权法院（2017）粤73民初654号民事裁定，裁定由广东省高级人民法院审理本案，并于2017年7月25日立案后，依法进行审理。

在此过程中，2017年3月至4月间，北京雷石天地电子技术有限公司（以下简称雷石公司）、名宸公司、前沿公司分别请求宣告涉案专利专利权无效，原国家知识产权局专利复审委员会（以下简称复审委）予以受理，因三个请求的部分证据重叠，遂合并审理。案件涉及的无效理由为专利法第23条第1款、第2款以及第9条第1款，证据数量多且类型复杂，证据最多的一个请求包含了37份证据，主要涉及网络报道、网络视频、专利、公证书等。在审理中，一篇来自微信公众号的证据引起了复审委的关注，“游艺风”微信公众号2015年3月21日发布的文章中包含的图片所公开的产品外观与涉案专利非常接近，甚至顶棚也有咪哒minik字样，其公开日期早于涉案专利申请日，构成了涉案专利的现有设计。据此，复审委于2017年7月28日作出第32945号无效宣告请求审查决定（以下简称第32945号决定），以该证据宣告涉案专利全部无效。在无效审理过程中，除了该证据，还有其他证据也显示涉案专利产品在申请日前已经公开，来源甚至包括专利权人公司的官网，疑似专利权人在2015年5月25日进行涉案专利申请之前就已经公开发布了其产品的外观设计。

复审委于2017年8月2日将第32945号决定寄送各方当事人及广州知识产权法院。

名宸公司、前沿公司向广东省高级人民法院提交了第32945号决定，用于证明涉案专利已被宣告专利权全部无效。广东省高级人民法院认为复审委作出的第32945号决定系国家机关依法出具的文件，且为新形成的证据，经各方当事人质证，确认该证据的真实性、合法性、关联性，可以作为认定本案事实的依据。鉴于在本案审理过程中涉案专利已被复审委宣告无效，广东省高级人民法院2017年9月14日作出(2017)粤民初57号民事裁定书，驳回张辉的起诉。

2017年09月25日，专利权人向专利局提出不丧失新颖性宽限期的请求，主张其在收到第32945号决定时得知他人未经允许泄露其设计。专利局于2018年01月15日发出视为未要求不丧失新颖性宽限期通知书，指出：复审委于2017年05月17日将相关证据邮寄送达专利权人，2017年06月01日推定为收到日，专利权人此时应当得知了该证据，其在2017年09月25日提出不丧失新颖性宽限期的要求，明显超出了《专利审查指南》规定的申请人应当在得知情况后两个月内的期限，即其新颖性宽限期不成立。

此外，专利权人在收到第32945号决定后，亦于2017年9月15日向北京知识产权法院起诉复审委，要求撤销该决定。北京知识产权法院经审理，作出（2017）京73行初7078号行政判决，认为上述决定并无不当，但基于新的事实和理由仍然应当重新作出决定，因此撤销上述决定，令复审委在考虑张辉不丧失新颖性宽限期的主张及其证据材料的基础上重新审查是否应当予以宣告无效。复审委向北京市高级人民法院提出上诉，认为不丧失新颖性宽限期是在决定作出之后提出的，且专利局已经对不丧失新颖性宽限期进行了审查，在专利局已经给出不丧失新颖性宽限期不成立的情况下，复审委没有进一步审查的基础，也没有重新审查的必要，因此请求撤销上述判决，维持第32945号决定。目前，此案还在审理中。

【点评分析】

本案的争议焦点在于涉案专利对于该在先公开能否享有不丧失新颖性宽限期。

根据专利法第二十四条的规定，申请专利的发明创造在申请日（享有优先权的指优先权日）之前六个月内有下列情况之一的，不丧失新颖性：

（１）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；

（２）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；

（３）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

本案专利权人主张的是第三种情形。

《专利审查指南》第一部分第一章6.3.3他人未经申请人同意而泄露其内容，明确规定：

“他人未经申请人同意而泄露其内容所造成的公开，包括他人未遵守明示或者默示的保密信约而将发明创造的内容公开，也包括他人用威胁、欺诈或者间谍活动等手段从发明人或者申请人那里得知发明创造的内容而后造成的公开。

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内他人未经申请人同意而泄露了其内容，若申请人在申请日前已获知，应当在提出专利申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。若申请人在申请日以后得知的，应当在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并附具证明材料。审查员认为必要时，可以要求申请人在指定期限内提交证明材料。

申请人提交的关于他人泄露申请内容的证明材料，应当注明泄露日期、泄露方式、泄露的内容，并由证明人签字或者盖章。

申请人要求享有不丧失新颖性宽限期但不符合上述规定的，审查员应当发出视为未要求不丧失新颖性宽限期的通知书。”

本案专利权人主张申请日之后得知的情形，根据《专利审查指南》的规定，其应在得知情况后两个月内提出要求不丧失新颖性宽限期的声明。专利权人认为复审委2017年05月17日发出的转送文件通知书，系发送给其申请阶段委托的专利代理机构，未发送给其无效阶段委托的公民代理，因此专利权人未收到该证据，主张其收到第32945号决定方得知泄漏情形。本案中，由于专利权人申请阶段委托的代理机构为全程代理，且未在无效程序中解除委托，而其在无效阶段委托的公民代理并无接收转送文件的权限，因此复审委将证据转送专利权人委托的专利代理机构，因而应以相关文件的转送文件收到日作为专利权人得知该泄漏情形的时间点。复审委于2017年05月17日将相关证据邮寄送达专利权人委托的专利代理机构，2017年6月1日推定为收到日，专利权人此时应当已得知了该证据，所以专利权人于2017年09月25日提出不丧失新颖性宽限期的要求，明显已经超出了《专利审查指南》规定的两个月期限。专利局据此认为涉案专利对该在先公开不能享有不丧失新颖性宽限期。

其次，专利权人提出不丧失新颖性宽限期的证据，出自与其存在利害关系的双方，不涉及第三方，且并无其他佐证，不足以证明其所主张的他人未经同意泄露的事实。因此，笔者认为其在事实上也不能享有不丧失新颖性宽限期。

本案对于加强知识产权保护意识方面具有较为典型的警示意义。近年来，我国大力加强知识产权保护的宣传工作，但是仍存在创新主体在创业初期，为了达到一定商业目的，在研发了创新程度较高的发明创造之后，尚未申请专利便对外公开，破坏了后续专利申请的新颖性，导致其无法得到专利的保护。笔者在此提醒广大创新主体进一步提高知识产权保护意识，切勿在进行专利申请之前公开发明创造。

【相关知识】

新颖性宽限期是指在申请人在申请专利之前公开其发明创造后仍然可以申请专利而不丧失新颖性的宽限期限，该期限使发明创造在申请日前一定时间内的公开不构成现有技术或设计。宽限期仅仅是把申请人（包括发明人）的某些公开，或者第三人从申请人或发明人那里以合法手段或者不合法手段得来的发明创造的某些公开，认为是不损害该专利申请新颖性和创造性的公开。新颖性宽限期的规定是先申请专利制度下，对申请人在申请日前公开其发明创造行为的一种救济措施，是对现有技术或设计认定的一种例外，其本质作用在于给申请人在申请日前的不得以的公开行为提供保护。

本案仅涉及专利法第二十四条不丧失新颖性宽限期的第三种情形，对于符合前两种情形创新主体，在申请专利时就应提出要求不丧失新颖性宽限期的声明，并提供相应证明，具体规定如下：

申请专利的发明创造在申请日以前六个月内在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出过或在规定的学术会议或者技术会议上首次发表过，申请人要求不丧失新颖性宽限期的，应当在提出申请时在请求书中声明，并在自申请日起两个月内提交证明材料。

国际展览会的证明材料，应当由展览会主办单位出具。证明材料中应当注明展览会展出日期、地点、展览会的名称以及该发明创造展出的日期、形式和内容，并加盖公章。学术会议和技术会议的证明材料，应当由国务院有关主管部门或者组织会议的全国性学术团体出具。证明材料中应当注明会议召开的日期、地点、会议的名称以及该发明创造发表的日期、形式和内容，并加盖公章。

通过这三种情形的相关规定，不难看出，我国规定的新颖性宽限期属于狭义宽限期的范畴，对享有不丧失新颖性宽限期有着相对严格的条件。因此，笔者认为创新主体在发明创造完成后应尽快进行专利申请以获得较早的申请日，避免在申请前公开的情况发生。（国家知识产权局专利局复审和无效审理部供稿）

(来源：北京市知识产权维权援助中心特约撰稿人，未经作者授权不得转载)

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