【海外案例展播】爱尔兰药物制剂之SPC有效性案例实践

（2023年第43期，总第71期）

案例关键词：爱尔兰、医药专利补充保护证书（SPC）、SPC有效性、权利要求解释

一、基本情况

（一）涉案知识产权

涉案药物制剂专利：ezetimibe（依泽替米贝）

专利号：爱尔兰专利NO.0720599（以下简称“599专利”）

专利权人：默沙东

登记日：1999年5月19日

（二）涉案当事人信息

原告：默沙东（以下简称“MSD”）

被告：Clonmel医疗保健有限公司（以下简称“Clonmel”）

审理机关：爱尔兰高级法院、爱尔兰最高法院

（三）基本案情

MSD的599专利是欧专局（EPO）1999年5月19日授予的欧洲专利，在爱尔兰登记生效，其保护药物制剂ezetimibe，用于治疗会导致动脉粥样硬化的血液中过量的胆固醇。

2003年，ezetimibe单剂以产品名称Ezetrol获得上市许可，同年，爱尔兰专利局对于Ezetrol颁发了补充保护证书（SPC 2003/014)，即欧洲的医药专利保护期延长证书（注：医药产品上市需要根据Directive 2001/83/EC或Directive 2001/82/EC获得上市许可，由于获得这些许可所需的临床试验以及其他检查非常耗费时间，所以为了补偿专利权人，通过颁布SPC可以将专利的保护期延长至超过20年，条件是所延长的期限不超过5年并且有效的保护期限不超过15年）。

599专利的权利要求1至8保护的是单分子。权利要求9、12、15和16保护的是ezetimibe与包括他汀类药物的其他分子的联用。权利要求17明确限定了权利要求16的药物组合物的组合，其中胆固醇生物合成抑制剂选自洛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀、辛伐他汀、CI-981、DMP-565、L-659、699、司奎司他汀1和NB-598。因此，599专利明确要求保护ezetimibe和辛伐他汀的组合。

2004年，MSD获得了ezetimibe和辛伐他汀联用药Inegy的上市许可，并在2005年获得了第二个针对产品Inegy的补充保护证书(SPC 2005/01)，即本案标的。

在ezetimibe之前，通常用他汀类药物治疗高胆固醇，他汀类药物通过降低血液中的低密度脂蛋白来增强肝脏的功能，高浓度的低密度脂蛋白导致动脉粥样硬化疾病的风险增加。然而，ezetimibe的作用是抑制小肠肠绒毛界面处的胆固醇吸收。尽管在599专利中，要求保护ezetimibe与他汀类药物联用，特别是与辛伐他汀的联用，但是辛伐他汀一直都是公知用于治疗高胆固醇的。

Clonmel认为MSD的ezetimibe和辛伐他汀联用药Inegy的SPC 2005/01不满足SPC法规（Regulation 469/2009(EC)）第3条的规定，应被认定无效。

二、案件程序

（一）被告主张

Clonmel认为仅仅在专利的权利要求中提及一种产品并不足以使得该产品成为条款3(a)所规定的有效基本专利的所涵盖的产品。根据599专利的说明书，该专利所保护的产品实际上只是ezetimibe，并不包括ezetimibe和辛伐他汀二者的Inegy，因此针对Inegy的第二个SPC是无效的。

（二）原告主张

MSD辩称，根据SPC法规的条款3(a)，判断药物产品的活性成分是否被“有效基本专利的保护”的标准是，SPC所针对的产品中存在的活性成分是否在该专利的权利要求中有明确的文字表述，或者，如果没有明确的文字表述，是否达到能够明确性知晓所需的程度。对于Inegy的SPC 2005/01而言，由于ezetimibe和辛伐他汀二者的组合在599专利的权利要求中有明确限定，因此其是有效的。

（三）争议焦点

本案的核心争议点在于根据SPC法规的条款3(a)，MSD的ezetimibe和辛伐他汀联用药Inegy是否被599专利涵盖，根据条款3(c)，599专利保护的产品是否只有已经被授予SPC的ezetimibe。

（四）法院观点

此案件争议基于对法规的第3条的解读。争议焦点条款3(a)的中文翻译为：产品被有效的基础专利保护；条款3(d)的中文翻译为：产品尚未被授予任何证书。

条款3(a)明确规定了产品必须是由SPC所基于的有效专利保护的。条款3(d)明确规定了一个产品只能授予一项SPC，即只能获得一次专利保护期延长。

经过详细分析599专利及其所试图保护的产品的科学基础、并且审查了单方产品Ezetrol以及复方产品Inegy的发展历史之后，一审法院爱尔兰高院法官McDonal J认为SPC 2005/01所基于的599专利所要求保护发明的应该是ezetimibe本身，即产品Ezetrol。599专利并不能涵盖复方产品Inegy。

因此该法官根据3(a)条款，以“该产品并没有落入专利所保护的发明的范围内”为理由，认为针对Inegy的SPC是无效的，将其撤销。另外，该法官还明确指出，法院在确定一个专利所涵盖的内容时，不应该只看权利要求书。

在二审上诉法院的判决中，法官Costello J维持了一审法院的判决。上诉法院认为,对于SPC而言，仅仅在涉案专利的权利要求中提及这些成分是不够的，SPC所保护的对象应该限于专利所涵盖的发明。

为了确定SPC所保护的内容是否超出了专利所涵盖的发明，法院必须评价专利所涵盖的发明是什么。法院强调，为了适用条款3(a)，在解释基础专利权利要求时，必须考虑从该专利的说明书和附图能够明显可知的发明的限定。很明显，对于本案而言，法院的调查不应该仅仅局限于权利要求，法院必须考虑该专利的说明书和附图来确定该基础专利所保护的发明的限制。因此，上诉法院并没有认可MSD的产品只要在权利要求中提及即可、无需进一步调查的意见。基于条款3(a)，上诉法院也认为针对Inegy的SPC是无效的。

另外，上诉法院还认为因为该专利所保护的产品是ezetimibe，所以对于条款3(c)而言的“产品”必须是ezetimibe。由于MSD已经基于ezetimibe申请了第一个SPC，因此基于条款3(c)，第二个SPC是无效的。

（五）法院裁决

MSD请求法院允许他们请求欧盟法院对于针对SPC法规的条款3(a)和3(c)进行合理的解释和应用。最终，法院支持了MSD的请求，请求欧盟法院对于SPC法规的条款3(a)和3(c)进行解释，并就本案中单剂型以及复方剂型的SPC的有效性问题进行解答。

三、经验启示

（一）注意欧盟各国的诉讼情况

在欧盟，针对药物制剂ezetimibe的 SPC法规的条款3(a)和3(c)的解释，不同国家出现了不同的实践标准。

爱尔兰法院认为，SPC应基于专利的核心发明，即ezetimibe本身，而非与其他药物的组合。而比利时、葡萄牙、捷克等国认为MSD的SPC有效。法国和德国法院则认为，专利只涵盖一种发明，且根据3(c)条款，专利持有者已获得一个基于其活性成分的SPC，因此SPC无效。

这种分歧导致原告向爱尔兰最高法院向欧盟法院提出解释请求，寻求统一法律适用。对于中国药企来说，在欧盟市场运作时了解各国法院的实践标准至关重要。

同时，也需要注意欧洲专利诉讼法院（UPC）的新动向。目前，UPC覆盖17个欧盟国家，如德国、意大利。UPC将统一处理SPC诉讼，未选择统一专利的欧洲专利将继续在国家法院诉讼。非UPC国家的诉讼也将在本国法院进行。UPC的优势包括降低多国诉讼成本，提高法律确定性，加快争端解决，对专利权人提供更强救济，集中处理异议。然而，对于制药企业来说，UPC的专属管辖对于专利权人来说既有利又有弊，其一方面可以使专利权人“一站式”执行其专利权，但另一方面专利权人必须面对“一站式”挑战的风险。对于根据经典途径生效的国家专利，无论是既往已生效还是未来要生效的专利，专利权人可以主动选择退出，从而排除UPC的自动管辖。

（二）合理利用SPC是延长专利保护期

专利保护对于药物非常关键，特别是在产品上市时间通常比专利授权时间晚很多的情况下。实践中，对于成功的药物而言，时间越往后市场越大。很多药物在专利保护期过后会出现所谓的专利悬崖，即由于仿制药上市，使得原研药的市场被瓜分，另外相应药品的价格也不得不减低。因此尽量延长专利的保护期一直是各大原研药企孜孜不倦的追求。

在欧洲，合理利用SPC是延长专利保护期的最佳途径。例如，对于2000年申请的专利，在2008年进行临床试验并获得上市许可。如此，有效的专利保护期将缩短至12年。如果获得SPC，专利保护期可延长至2023年。

如果在公共领域有另一药物B。该专利还要求药物A与药物B的组合。则对于A和B的组合从2008年开始进行临床试验并于2012年获得上市许可。这时为药物A+B申请到SPC的可以延长到2025年，即获得了SPC所允许的最长的5年。这就意味着，基于专利药物A和公共领域的药物B的组合能够再获得2年额外的专利保护。

因此，对于原研药企，积极申请SPC就显得非常重要。由于欧盟的SPC法规是由各个成员国独立颁发的，因此，积极地在每个成员国都独立地尽可能申请SPC在实践层面就更有价值和必要性。虽然在某些国家会存在SPC有效性会被挑战风险，但是整体而言还是能够利用这些SPC来阻止仿制药企业，尽量延缓仿制药进入市场的时间，以尽可能拖延专利悬崖的出现时间。

（三）合理进行海外专利布局

对于核心药物，构建合理的专利池至关重要。例如对于本案而言，如果MSD在ezetimibe的核心专利之后，继续申请基于ezetimibe和其他药物的组合例如辛伐他汀的外围专利，并且后续基于该外围专利再申请额外的SPC，则会更加有效地延长专利保护期限。

具体地说，首先，后续提交的基于组合的外围专利由于申请日延迟，所以该专利本身就能够延长核心药物的组合使用的保护期；其次，该SPC由于是基于该组合专利本身的，所以其本身针对该法规的条款3(a)和3(c)的风险会非常低，即一份专利只申请一个SPC，并且该组合产品也是该专业所直接涵盖的发明。例如，如果在2002提交了A+B的组合专利申请，则最终为药物A+B申请到的SPC最多可以延长到2027年，即，同时满足SPC最多不超过5年，总保护期限不超过15年。

通过巧妙地申请基于核心药物及其与其他药物组合的外围专利，并针对这些组合申请SPC，药企可以最大限度地延长其产品的市场独占期，这对于维护市场领导地位和增加收益至关重要。

（首都知识产权服务业协会供稿、整理）

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