【海外案例展播】英国商业秘密案件法院管辖与法律适用的考量

2023年第33期，总第61期

案例关键词：

英国、专利、商业秘密滥用、管辖

一、基本情况

（一）涉案专利

涉案专利内容：电池隔膜

（二）涉案当事人信息

原告：Celgard有限责任公司

被告：A公司

审理机关：伦敦斯特兰德皇家法院

（三）基本案情

A公司与Celgard有限责任公司（以下简称Celgard）皆为电池隔膜生产厂家，前者生产地址为中国，后者为美国。电池隔膜用于分离锂电池中的正负极。根据生产方式的不同，电池隔膜可被分为湿电池隔膜和干电池隔膜。本案中，原告和被告均为干电池隔膜生产商。干电池隔膜是高度工程化的微孔聚合物片，可以在单面或双面进行涂层。它们对电池的性能、产品寿命和安全性至关重要。两家公司都向电池制造商提供他们的隔膜，包括电动汽车电池制造商。

2005年6月至2016年10月，Zhang Xiaomin博士（以下简称张博士）在Celgard公司依次担任主管工程师，技术助理和研究员。张博士离开Celgard后，回到中国进入了A公司，在A公司他使用了假名“Bin Wang”。

在诉讼程序开始前，Celgard即将与一家英国锂离子电池制造商（以下简称“英国客户”）签订合同，向英国客户供应电池隔膜。该英国客户为一家知名电动汽车制造商生产电池。在该合同的谈判过程中，Celgard获悉，英国客户可能正在评估A公司生产的电池隔膜的适用性，这表明英国客户可能考虑A公司为其电池隔膜供应商。Celgard认为，只有在Celgard的商业秘密的帮助下A公司才能被英国客户选中，其滥用商业秘密的行为将削弱Celgard的竞争优势并获得进入英国市场的机会。如果Celgard失去与英国客户的合同，将遭受难以量化的损失。

2020年4月30日，Celgard向英国法院申请了临时禁令。2020年5月7日，法官下令自当日起至2020年5月21日或更久之后，A公司“不得出于任何目的在英国出口或储存电池分离器”。

Celgard于9月29日正式提出起诉，认为本案应当适用英国法并由英国法院管辖，并且主张两项索赔。

二、案件程序

（一）原告主张

Celgard的索赔是以适用法律是英国法律为前提的，Celgard提出了两项索赔，分别是直接索赔和替代索赔。

直接索赔是指A公司在英国进口和销售的电池隔膜在设计、特性、功能和/或生产过程在很大程度上受益于Celgard的商业秘密，这些行为违反了公平的保密义务和英国《商业秘密（执行）条例》第3条（以下简称条例3），条例3规定：通过以下方法获得的商业秘密是合法的：1.独立研发或创作；2.对已向公众公开的或者被信息获取者合法拥有的产品的观察、研究、拆卸或测试；3.工人或工人代表根据欧盟法律、各成员国法律和实践行使通知与咨询的权利；4.与诚实的商业惯例相一致的任何其他行为。Celgard认为A公司获得商业秘密的方式不属于上述情形，故构成对条例3的违反。

替代索赔则是是指A公司对张博士向A公司披露Celgard商业秘密的错误行为负有替代责任，因为他违反了衡平法上的保密义务和条例3。

虽然Celgard称张博士根据保密协议的规定承担了明确的合同保密义务，但它并没有指控张博士违反了保密义务，而是仅起诉了A公司。

（二）被告主张

A公司明确表示它没有从张博士那里获得任何Celgard所谓的商业秘密，而是利用了自己的技术，该技术在很大程度上是在张博士到来之前开发的。并且A公司认为该案应该被定性为关于A公司在中国制造电池隔膜的商业秘密纠纷，英国法院不具有管辖权，因为本案争议是关于使用了张博士在中国披露的Celgard的商业秘密。这些行为主要部分发生在中国，并涉及中国证人和文件。Celgard可以而且应该在中国提出不公平竞争的索赔。这将给Celgard带来实质性的公正，因为如果索赔成功，Celgard可以获得限制在中国生产的禁令，从源头上切断侵权产品的供应，并获得赔偿。

（三）争议焦点

应该适用何地的法律？由哪国法院管辖？（赔偿部分非本文重点，此处不予赘述）。

（四）法院观点

本案涉及适用的法律和管辖法院两个问题。

关于适用的法律，被告认为应当适用中国法律，因为生产行为发生在中国。原告认为，应当适用英国法，因为直接的诉讼请求是基于欧盟《罗马II条例》第4（1）条。《罗马II条例》第4（1）条规定：“除非本条例另有规定，因侵权/不法行为引起的非合同义务的适用法律应为损害发生国的法律，无论导致损害的事件发生在哪个国家，并且无论该事件的间接后果发生在哪个国家或多个国家。”

法院认为，应当适用英国法。其主要理由是：

（1）商业秘密所包含的信息不是财产，而且也没有地点。但是控制信息的法律权利有地点，保护商业秘密的法律权利因为所在国法律而不同。具体地，本案中控制信息的法律权利来自英国的Celgard，因此应当适用英国法。

（2）立法的重点是保护受到不公平竞争行为影响的市场，也是遭受直接损害的市场。

在案件纠纷涉及多国的情况下，只考虑不公平竞争行为的直接实质性影响，因为不公平竞争行为通常会对多个市场产生影响，并导致适用涉及的法律的冲突。

根据《罗马II条例》第4（1）条，因为诉争的不法行为所造成的直接损害已经发生（并且如果不加以限制，将继续发生），即侵权货物（发往英国客户的货物以及同一产品的任何未来货物）已经（或将要）进口到英国并进行营销，对 Celgard 在英国的市场造成损害。因此英国是受到不公平竞争行为影响的市场，也是遭受直接损害的市场。侵权商品是在中国制造的这一事实并不重要，因为直接索赔是本案中Celgard提出的主要索赔，该索赔主要围绕A公司在英国进口和销售涉嫌侵犯其商业秘密的电池隔膜，Celgard并未直接向张博士提起诉讼。

更进一步举例，如果以生产地论，将导致的效果是：X国的商业秘密保护薄弱，甲方滥用乙方的商业秘密在X国制造商品，然后将商品投放欧盟市场，此时适用X国法律。这是一个不能接受的结果，因为《商业秘密（执行）条例》旨在加强保护，防止“无论是来自欧盟内部还是来自欧盟外部”的商业秘密滥用。

（五）法院裁决

最终，法院判决认为应当适用英国法，并继续审理关于赔偿的具体内容。

三、经验启示

本案的经验启示如下：

（一）国家间实体权利的差异，可以成为主张法院享有管辖权的依据。从权利人的角度，所在国如果具有更高的保护标准，有利于在争取管辖权时获得法理上的制高点。从被告的角度，要尽可能证明，被告主张的管辖法院能够获得同样或者等同的法律保护。

（二）以英国实践为例，主要是适用不正当竞争有关的法律和法理。其结果是主张商业秘密权利的一方，只需要证明不正当竞争行为（即侵犯商业秘密）会导致“因侵权产生的商品投放至原告市场”，就可以使得市场所在国法院以此享有管辖权，并适用实体法律。作为被告一方主张侵权行为地、证人、证据等等密切联系点并不会被法院所接受和考虑。因此，法院更倾向于接受那些直接影响英国市场的案件。此外，英国法院也会综合已有案例评估自己是否是解决争议的“最适当”的法院，包括对证据获取、相关方便利性等多个因素的综合评估。

相比之下，中国的法律更加详细和制度化。由于我国法律对于商业秘密侵权案件的地域管辖问题并未做特殊的规定,因此应适用《民事诉讼法》的一般规定。根据《民事诉讼法》第二十九条规定,“因侵权行为提起的诉讼,由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖”因此在中国，侵犯商业秘密的案件明确由侵权行为地或被告住所地管辖。企业在“出海”过程中，需要对中英两国的异同加以区分，加深对英国法院作出相关管辖判断的理解。

（首都知识产权服务业协会 供稿、整理）

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