海外案例展播丨荷兰法院对于标准必要专利许可谈判中双方义务的考量

2023年第22期，总第50期

案例关键词：

荷兰、专利、标准必要专利、反垄断

一、基本情况

（一）涉案知识产权

涉案专利及专利号：

1.无线电通信系统，EP1440525（以下称“EP525”）

2.通信系统，EP1623511（以下称“EP511”）

3.一种无线电通信系统，操作通信系统的方法和移动电台，EP1685659（以下称“EP659”）

（二）涉案当事人信息

上诉人：维克公司（以下称“维克”）

被上诉人：荷兰皇家飞利浦电子公司（以下称“飞利浦”）

审理机关：荷兰最高法院

（三）基本案情

飞利浦是欧洲移动通信专利EP525、EP511、EP659的权利人。这三项专利与HSUPA协议、HSDPA协议（通信领域与信息传递相关的关键技术）相关，是UTMS/3G和LTE/4G标准的一部分，飞利浦就此已经向欧洲电信标准协会（ETSI）提交了FRAND（公平、合理和非歧视原则）承诺。

2014年10月13日，飞利浦向维克发出通知，称其产品侵害了飞利浦有关UTMS/3G和LTE/ 4G移动通信标准的标准必要专利，并表示飞利浦愿意提供FRAND许可。在信函中，飞利浦邀请维克就许可展开谈判，但几次通知都没有得到维克的回应。

2015年7月28日，飞利浦向维克发送了一份许可协议草案和索赔清单，并要求维克在2015年8月25日之前表明其是否愿意就许可进行谈判，维克仍然没有回复。2015年9月25日，飞利浦再次向维克发送了索赔清单，仍没有得到回应。

2015年10月19日，飞利浦在海牙地方法院（the District Court of the Hague）提起诉讼，主张维克侵犯飞利浦享有的EP525、EP511和EP659标准必要专利，要求侵权禁令、销毁和召回侵权产品、没收侵权所得及相应的损害赔偿。维克则挑战飞利浦的专利效力，认为其不具有新颖性和创造性，并宣称飞利浦未能履行其作为标准必要专利权利人的义务，因为飞利浦在报价时没有说明为什么其许可要约符合FRAND原则，且飞利浦在诉讼开始后没有表现出与维克继续谈判的意愿。

2016年8月25日，维克向飞利浦提出还价，同时提供了2016年全球销售额账目，并在一个托管账户上支付了总计825,000欧元的保证金。

在海牙地方法院的一审中，法院支持了维克的抗辩，宣布EP511因缺乏新颖性和创造性无效，EP525因缺乏创造性无效，飞利浦的报价不符合FRAND原则，判决驳回飞利浦的诉讼请求。飞利浦向海牙上诉法院提出了上诉。

在荷兰提起诉讼的期间，飞利浦还在德国和法国分别向维克提起诉讼，其中德国曼海姆地方法院在2018年3月2日驳回了飞利浦的诉讼请求，认为其初次报价不符合FRAND原则。

二审中，维克请求法院承认和执行德国曼海姆地方法院的判决（该主张并非本案的核心议题，故本文后续不再讨论），并继续主张飞利浦的初次报价不符合FRAND原则，飞利浦没有履行FRAND义务，构成滥用市场支配地位。

2019年12月24日，海牙上诉法院做出判决，驳回了一审法院关于专利有效性的判决，拒绝维克提出的FRAND 辩护，驳回了维克关于飞利浦滥用市场支配地位的指控。海牙上诉法院进一步认为，维克在飞利浦开启诉讼之前没有表现出获得FRAND许可的意愿，不属于“愿意被许可方”，没有履行其FRAND义务。此外，维克没有成功证明飞利浦的初次报价不符合FRAND原则，而由于维克并未否认其产品执行UTMS/3G和LTE/ 4G标准，维克的产品覆盖了涉案专利的全部特征，构成侵权。海牙上诉法院因此支持了飞利浦关于禁令救济、销毁和召回侵权产品等诉请。

维克对二审判决不服，将案件上诉至荷兰最高法院。

二、案件程序

本案例是对维克不服海牙上诉法院的二审判决，向荷兰最高法院提起的上诉进行的分析。

（一）上诉人主张

1.维克主张飞利浦的初始报价不符合FRAND原则，并认为自己无法证明飞利浦的报价不满足FRAND原则，因为无法获得飞利浦与其他第三方签订的实际许可协议。

2.维克认为，由于其在诉讼开始后提出还价，飞利浦应停止诉讼，否则属于未能履行“华为步骤”中相关义务的情形，构成滥用市场支配地位。

（二）被上诉人主张

1.飞利浦详细说明了其定价的依据，根据其许可顾问Scott博士的报告和声明，每种产品的定价都是公平、非歧视性的。飞利浦还主张“非歧视性原则”并不意味着所有许可者都享有相同的许可条件，因为存在不同的市场因素和商业考虑。

2.飞利浦主张其在提起诉讼前已经进行了充分的侵权通知，维克的还价不影响诉讼程序的进行。

（三）争议焦点

该案例主要涉及两个问题，1.飞利浦的报价和维克的还价是否满足FRAND原则；2.双方在FRAND许可谈判不同阶段各自应承担什么样的义务。

（四）荷兰最高法院观点

1.法院关于飞利浦的报价和维克的还价是否满足FRAND原则的分析如下：

（1）关于飞利浦的报价，法院驳回了维克因为无法获得飞利浦与其他第三方的实际许可协议而无法证明飞利浦的报价是否满足FRAND原则的论点。法院认为，因为维克已与其他标准必要专利权利人（高通、华为、诺基亚等）签订了许可协议，其至少可以提交这些相关UMTS和LTE专利组合的许可协议的信息。维克对协议期限、UMTS和LTE组合的耦合、固定许可费等的质疑也没有得到法院支持，因为维克未能证明这些条件是不合理的，并且飞利浦也多次向维克表示愿意真诚地就许可条件进行谈判。

针对维克认为FRAND中的非歧视性原则意味着类似情形的许可应享受相同的许可条件的观点，对此，法院认为类似的情形确实应该使用相同的许可条件，且标准必要专利权人不应向类似情形的实施者报价不同。但法院也表示，禁止歧视并不意味着与不同的第三方签订完全相同的许可协议，根据实际情况，标准必要专利权人可以提出不同的许可条件。

因此，法院认为飞利浦的报价符合FRAND原则。

（2）关于维克的还价，法院认为，其只考虑了飞利浦的专利数量，未考虑其技术和经济价值，而双方都承认这对于定价有决定性的影响。维克将飞利浦持有的标准必要专利的数量与UMTS/LTE 标准必要专利的总数进行了比较，而事实上只应与那些与移动通讯有关的标准必要专利进行比较。

因此，法院认为维克的还价不满足FRAND原则。

2.法院关于双方在FRAND许可谈判不同阶段各自应承担什么样的义务的分析如下：

“华为步骤”是欧盟法院在2015年“华为诉中兴”案中所确立的判断标准必要专利权人的行为是否构成“滥用市场支配地位”的标准，规定了FRAND许可谈判不同阶段标准必要专利权人与标准实施者各自应承担什么样的义务，其包含如下5个步骤：①标准必要专利权人在向法院起诉前，须向标准实施者发出警告；②标准实施者在表达出愿意协商的意向后，标准专利权人须提出许可费用的具体书面邀约；③标准实施者须谨慎回应邀约，如不接受邀约，须立即做出反要约；④如反要约被拒绝，则专利实施者在后续实施标准必要专利的过程中须向标准必要专利权人提供担保；⑤反要约被拒绝后，双方不能就FRAND许可费率达成一致的，可以交由独立的第三方决定。

法院认为本案中，专利权人已经通知实施者侵权，此时应由实施者主动表示缔结许可的意愿，随后，标准必要专利权利人才需要提出许可提议。维克没有表示自己在诉讼开始时是一个“愿意被许可方”，因为当时维克并没有回应飞利浦的通知和要约。法院认为，在这种情况下，飞利浦拥有启动侵权诉讼程序的自由和权利。本案中由于维克在飞利浦提起侵权诉讼后十个月才给出还价，该还价并不能阻止飞利浦继续进行侵权诉讼、申请禁令救济和损害赔偿。在诉讼程序开启后，实施者的还价仅仅意味着权利人在正在进行的诉讼程序之外仍然需要就该还价与实施者进行真诚的谈判，并不意味着权利人必须停止正在进行的侵权诉讼或因不停止诉讼而构成滥用支配地位，实施者通过还价不能简单的逃脱禁令。否则，如果标准必要专利实施者在标准必要专利权利人开启诉讼后才表现出寻求许可的意愿，而标准必要专利权利人此时必须停止诉讼，这将为标准必要专利实施者的拖延战术打开大门。

（五）判决结果

荷兰最高法院判决：驳回维克上诉请求，维持二审判决（立即对维克发出禁令；维克提交其就侵权产品获利的账目；召回和销毁侵权产品；维克支付损害赔偿和诉讼费用）。

三、经验启示

第一，对于在诉讼开始后提出还价的实施者是否应在许可谈判中承担更多的义务，荷兰最高法院并没直接回答，但本案中法院选择站在保护标准必要专利权利人的立场，指出在诉讼开始后提出还价并不影响诉讼的继续进行。本案中荷兰最高法院的态度总体上延续了欧盟法院和德国法院在处理“华为诉中兴”等典型案件中的审理思路，强调在标准必要专利许可谈判中许可人和被许可人需要平衡地履行FRAND义务，在被许可人不符合“愿意被许可方”条件的情况下，作为许可人的标准必要专利权利人应当可以像拥有普通专利一样获得禁令救助。本案警示实施者，在标准必要专利许可过程中要谨慎使用“拖延战术”，一旦侵权诉讼开始，再表示接受许可的意愿可能为时晚矣，权利人将仍然保留寻求侵权禁令和损害赔偿的权利。

第二，近年中国在电子信息产业领域发展迅速，特别是手机等涉及标准必要专利的产品普遍进入海外市场，因此需要相关海外市场所涉及国家的法律和实务变化。对于通常更多作为实施者的中国企业来说，需要按照包括本案在内的相关判例进行标准必要专利的谈判，按照FRAND原则要求标准必要专利权人履行相关义务，同时自身也需要按照“愿意被许可方”的实体和程序要求进行许可谈判，否则不仅商业信誉可能受到损失，而且如果法院颁发禁令，也会对经营和经济利益产生不利影响。

（首都知识产权服务业协会 供稿、整理）

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