2023年第13期，总第41期

一、基本情况

（一）涉案知识产权信息

原告商标：

A公司（被告）商标：

类别：手机；用于控制声控信息和通信设备的计算机硬件和软件等；照相机、太阳镜、眼镜；耳机和头戴式耳机；计算机硬件等。

（二）涉案当事人信息

原告：香奈儿公司

被告：欧洲联盟知识产权局（EUIPO）

第三人：A公司

（三）基本案情

本案为香奈儿诉欧盟知识产权局及A公司商标侵权案，涉及商标异议和侵权纠纷。原告为香奈儿，被告为欧盟知识产权局和A公司。

A公司在2017年提交了欧盟商标注册申请，该商标申请被发布在欧盟商标公告中。2017年12月28日，香奈儿认为A公司申请的商标存在一定程度的相似，并且在旋转90度后和香奈儿的商标可达到很大程度上的相似，故对A公司的商标注册申请提出异议。2019年3月19日，原告香奈儿提出的异议被欧盟知识产权局驳回。

2019年5月14日，香奈儿向欧盟知识产权局提出申诉。2019年11月28日，欧盟知识产权局第四申诉委员会驳回了香奈儿的异议复审，认为相关公众不会将被异议商标与香奈儿的在先注册商标相混淆，两枚商标不近似。

随后，香奈儿向欧盟法院对欧盟知识产权局的决定提出上诉，要求撤销欧盟知识产权局作出的异议复审决定。

二、案件详情

（一）原告香奈儿主张

原告认为，根据《欧盟商标条例（第207/2009号）》第8（1）（b）条规定，欧盟商标申请与在先商标存在混淆相似风险的，应被驳回。

A公司申请的商标和原告的商标具有法律上的混淆相似风险，具体来看：首先，两个商标在元素构成上具有相似的结构，有一定的相似程度；其次，若将A公司商标的设计元素中的“双C”标志旋转90度，则将与香奈儿的商标达到很大程度上的相似。原告认为，对于一个商标的不同角度或方向，如果公众在市场上可能接触并认识到在商品上表现为不同方向的该商标，那么无论其所有者的意图如何，在判断相似性时都可以考虑该商标的不同方向。在考虑此种情况的条件下，A公司的商标容易造成消费者与原告商标的混淆。

（二）案件争议点

本案存在如下两个争议焦点：第一，两个争议商标之间本身的视觉差异是否明显，是否存在混淆相似风险；第二，判断商标混淆相似风险时是否应考虑争议商标在市场上使用的任何可能转换，包括方向、角度等。

（三）法院分析

法院首先指出，判断是否存在《欧盟商标条例（第207/2009号）》第8（1）（b）条中的“混淆相似”风险，应全面考虑以下因素：争议商标之间的相似程度，涉及的具体商品或服务项目，在先商标的驰名程度，在先商标的显著区别能力，以及该显著性是本身具备还是通过使用取得等等。而在本案中，原告提出的主要争议点来自于争议商标之间的相似程度。

针对第一个争议焦点，法院首先同意并援引了申诉委员会的相关观点：A公司的商标由两个互锁的u形元件组成，这两个u形元件处于垂直位置，被基本的圆形几何形状所包围。原告的商标也完全是象征性的由两个醒目的黑色间断圆圈组成，但是像镜子一样水平重叠放置。上诉委员会认为，从视觉上看，有争议的标记产生了非常不同的整体印象，尽管每个标记都由两个相连的元素组成，但这一事实并不能使它们相似。

法院进一步指出，两商标在曲线形状，曲线交叉点，基本构成元素的图案上均有所不同，争议的两个商标明显不具有混淆相似风险。

针对第二个争议焦点，原告认为当将A公司的商标旋转90度时，两商标具有较大程度的相似，将会构成混淆。法院拒绝了这种比较方法。

法院例举了先前的判例：

在2018年4月20日Mitrakos 诉欧盟知识产权局的判决中，法院表示在评估争议商标是否相同或相似时，必须以它们受到保护的形式对这些商标进行比较，即商标被注册时的标样。在比较商标时，以另一种形式实际或潜在使用注册商标所呈现的外观是无关紧要的。

在2018年9月19日大众诉欧盟知识产权局一案的判决中，法院明确表示在判断近似性时只需要将申请商标和引证商标在注册申请时的标样进行比较，只是为了全面起见，才会去考虑申请商标在其指定商品上变换角度使用时的标样并进行对比，但这种对比并不决定商标近似性的判断。

类似的，在2018年11月29日Louis Vuitton Malletier诉欧盟知识产权局一案的判决中，法院指出，没有必要过分重视未按给定尺寸注册的标记元素的大小，因为这些尺寸将根据它们所依附的物体而有所不同。尽管该案中法院讨论的是尺寸问题，但是对于本案分析商标外观差异的标准确定仍有参考意义。

基于以上判例，法院进一步指出，在评估商标是否相同或相似时，必须与其受保护的形式进行比较，其他潜在的注册商标使用方式是不相关的。因为在商标具体使用的过程当中可能会遇到各种不确定的情形导致商标的具体展现情况与申请注册时的标样并非一模一样，如果全部加以考量将对商标的保护范围带来不确定性的影响和疑问，甚至改变商标本身的保护范围。具体到本案中便是注册申请中规定的商标方向可能会对其保护范围产生影响，商标图案的横向和竖向放置是商标设计当中的重要组成部分，如果将商标旋转后进行比较，则意味着将这种设计忽略，进而改变了商标的保护范围。

所以出于上述的原因，在考量相似性时只需要对争议商标的注册形式和申请形式进行比较，而不需要考虑它们在市场上使用形式的变换。

（四）判决结果

2021年4月21日，法院判定两商标不具有混淆相似性，驳回原告全部诉讼请求，判决被告胜诉。

三、经验启示

本案的观点为中国企业在欧洲涉及商标侵权时，特别是因商标相似性被无效时，提供了一些可供参考的应对策略。

第一，本案再次明确了欧盟在判断商标近似时的一个重要判断标准，即以商标申请注册时的标样为准，而不考虑在具体使用中可能产生的角度或者大小变换，在相关市场开展业务的企业在遭遇商标纠纷时应当将此点牢记在心。同时，企业也要严格把握需要比对的商标标样形态，在异议案件乃至后续的异议复审、行政诉讼程序中，由于强调的是申请商标标样表现形式之间对比，因此不能轻易修改标样（比如方向变化、字形、字体变化、标样尺寸变化等），否则失去了商标之间比对的意义，且会被认为是无效劳动。

第二，本案中，法院在分析时援引了大量在先判例。在判例法国家，先前的判例具有法律约束力。因此遭遇纠纷时，可以将与案件情形相同或类似的在先典型判例引入案件审判中作为支持诉求的法律依据。在海外办案过程中，也要实时更新和深入研究最新判例，了解判案核心要义，作为己方观点的有效法律支撑。

（首都知识产权服务业协会整理）

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