引 言

为助力我市“两区”建设和国际科技创新中心建设，帮助“出海”企业更好应对海外知识产权纠纷，更高质量拓展国际市场，北京市知识产权维权援助中心（国家海外知识产权纠纷应对指导中心北京分中心）组织整理、分析、汇编了发生在不同国家或地区的知识产权纠纷应对典型案例，从法律制度、诉讼策略、发展趋势等方面进行了深入剖析，总结形成了具有实践意义的经验指导。

2022年6月起，依托微信公众号开展海外纠纷应对指导典型案例展播，以案促效、以点带面，以期为创新主体海外知识产权纠纷应对提供指导借鉴，敬请关注。

案例关键词

专利；侵权诉讼；专家证人证词；医药；美国

一、 基本情况

（一）涉案当事人信息

原告：Kaneka Corporation（日本钟渊化学工业株式会社，下称“钟化”）

原告诉讼代理人：KEITH D.NOWAK, Carter Ledyard & Milburn LLP, New York, NY,等

被告一：厦门金达威集团公司（下称“金达威”）

被告二：Pacific Rainbow International,Inc.（下称“PRI”）

被告诉讼代理人：EDWARD NAIDICH, Mei & Mark LLP, Washington, DC,等

（二）涉案知识产权信息

涉案专利：美国7,910,340号专利（简称340号专利）

涉案专利权人：Kaneka Corporation

二、基本案情

（一）案件背景

本案始于2011年，钟化首先在美国加州联邦地方法院对包括金达威在内的多家被告提出诉讼，称被告的辅酶生产过程或辅酶产品直接或间接的侵犯钟化在340专利中的知识产权。几个月后，钟化又要求美国国际贸易委员会对被告进口美国的产品进行337调查。该调查于2012年年底以所有被告都不侵权为结论结束。随后，联邦地方法院也在2014年判决被告不侵权。对此，钟化向美国联邦巡回法院提起上诉。上诉法院维持了地方法院对被告不侵犯第1、8、9、11、19和20权项的判决，但要求地方法院重审被告对独立权项22、33及相关从属权项的侵权行为。重审于2015年开始，至2018年以即定裁判（Summary Judgment）方式结束。判决中，法官认定金达威辅酶的新生产方式不侵犯340专利的涉案权项。钟化随后再次向联邦巡回法院上诉，但巡回法院在2019年决定维持重审的结论。

（二）诉讼过程

1.一审程序

（1）原告主张

在2018年的重审中，（1）340专利的涉案权项符合专利法第112条对专利明确性的要求；（2）340专利的涉案权项符合专利法第101条对专利客体的要求；（3）340专利的涉案权项符合专利法第102条对新颖性的要求；（4）金达威和PRI侵犯340专利中的独立权项22、33及相关从属权项等。

（2）被告主张

在2018年的重审中，金达威和PRI提出了以下的抗辩及反诉理由：（1）340专利的涉案权项中的70mol%要素意义不明确，因而违背专利法第112条的要求；（2）340专利的涉案权项只描述了一个自然现象，因而不符合专利法第101条对专利客体的要求；（3）钟化未能证明金达威辅酶的生产过程对340专利侵权。比如，钟化专家对金达威生产过程做的测试违背了事先制定的标准步骤，金达威辅酶的生产过程不包括在封闭罐内的提取氧化型辅酶Q10的步骤等。

（3）一审法院观点

本案的争议焦点为（1）340专利的涉案权项是否符合专利法第112条对专利权项明确性的要求？（2）340专利的涉案权项是否符合专利法第101条对专利客体的要求？（3）340专利的涉案权项是否符合专利法第102条对新颖性的要求？（4）金达威辅酶的生产过程对340专利是否侵权（包括字面侵权（literal infringement）和等同侵权（under the Doctrine of Equivalents））？

1）关于340专利权项中对还原辅酶比例不少于70mol%的要求是否符合美国专利法第112条对专利权项明确性的要求问题。根据美国最高法院的先例和意见，评估专利权项明确性的标准应该是“结合专利说明书及专利审查历史来阅读专利权项，该权项的保护范围对于所属技术领域的专业人员是否基本合理的确定。”基于这个标准，并考虑到还原辅酶的比例会因为采集，处理及测量方式不同而变化，而且涉案双方都没有有效的证明所属技术领域的专业人员知道或不知道用什么方法采集和测量还原辅酶的比例，法院认为此问题有事实上的争议，因此决定不对这个问题做即定裁判。

2）关于340专利的涉案权项是否符合美国专利法第101条对专利客体要求的问题。根据美国专利法第101条，自然现象不能申请专利。对于340专利的涉案权项是否只是发现了微生物在某些条件下可以产生不少于70mol%的还原辅酶因而属于自然现象，法院认为涉案权项提供了一种按工业规模生产高质量氧化型辅酶的方法，并且具体陈述了不同往常的生产步骤。所以340专利的涉案权项不属于自然现象，符合专利法第101条对专利客体的要求。

3）关于340专利的涉案权项是否符合美国专利法第102条对新颖性要求的问题。对于340专利的涉案权项是否符合美国专利法第102对新颖性的要求，法院认为：1）被告只在专家报告中第一次提及被告所依赖的对比文献，超过了法律程序允许的时间段。因此该对比文献不能被用来证明340专利不具备对新颖性；2）对于钟化2002年前采用的生产方式是否预见了340专利的涉案权项，法院认为双方有事实上的争议，因此法院决定不对这个问题做即定裁判。

4）关于金达威辅酶的生产过程对340专利是否侵权的问题。金达威有新旧两种方法生产辅酶。对于旧的生产方法对340专利是否侵权，法院认为双方有事实上的争议，因此法院决定不对这个问题做即定裁判。对于新的生产方法对340专利是否侵权，钟化提供的针对70mol%的唯一侵权证据是钟化聘请的专家对金达威新生产方法做的测试。但金达威向法院指出，该专家在测试的过程中并未遵循他事先制定好的程序和步骤。因此金达威向法院提出动议禁止钟化使用该证据。法院同意了金达威的动议并驳回了钟化关于专家的错误未影响测试结果的争辩。据此，法院判定金达威的新生产方法不对340专利侵权。法院同时还对金达威的新生产方法是否侵犯340专利权项的其他要素做了判决。因为该新生产方法已因70mol%的原因被判不侵权，法院对这些其他要素的判决对本案结果并未产生显著的影响。

（4）一审审理结果

在专利有效性方面，联邦地方法院在2018年判定340专利不违背专利法第112条款关于明确性的要求，也不违背专利法第101条款关于专利客体的要求。在金达威和PRI是否侵权方面，法院认定金达威辅酶的新生产方式至少因为70mol%的原因不侵犯340专利。

2.二审程序

（1）上诉人主张

钟化对一审裁定的上诉理由主要集中在：虽然钟化专家对金达威生产过程的测试偏离了事先制定的标准步骤，但该偏离并未影响测试结果，所以一审对金达威不侵权的即定裁判是错误的。

（2）被上诉人主张

针对钟化的上诉，金达威的反驳论点是：钟化专家违背的是他自己事先制定的标准步骤。这严重影响了测试结果的真实性，因此一审决定不考虑该测试结果是正确的。

（3）二审法院观点

对钟化提出的上诉，巡回法院在2019年决定维持一审的结论。对此裁决，巡回法院没有对上诉结果提供书面解释。但根据当庭问答的录音，核心讨论集中在钟化专家为什么违背他事先制定好的测试程序和步骤，以及由此获得的测试结果是否还可以当作证据证明金达威侵权。法官们最后的结论是钟化专家的错误不可原谅，因此一审的判决是正确的。

3.最终审理结果

二审法院维持了一审判决，认定金达威不构成对钟化的专利侵权。

三、典型意义

（一）本案展示了美国专利诉讼中专家意见以及证词的重要性

专利属于法律行业中独特的一个范畴，由于案例具有高度的技术性，对平时大多审理刑事或经济类民事案例的联邦地方法院（无论是法官还是陪审员）而言挑战性很大。因此，法官和陪审员都很重视原告和被告双方专家证人的证词和可信度，这个现象在本案中尤其突出。一个历经七八年的案件，最终因为钟化专家违背事先制定好的测试程序和步骤而以被告胜利终结。虽然案卷中并未有钟化专家故意违背测试程序和步骤来获取对自己有利结果的迹象，但法律是严肃的，只要存在违规行为，无论有意无意，都会影响专家证人的可信度。

专家证人在专利案件中的重要性同时体现在法官意见书中。以本案为例，法官在判决意见里引用双方专家的证词或报告不下30次，这种现象在美国专利诉讼中很常见。因为本案是即定裁判，所以未体现出专家在庭审中对陪审员的影响。

（二）本案展示了美国专利诉讼案件的复杂性

本案从2011年开始，到2019年才结束。案件历经两次一审，两次上诉，还涉及美国国际贸易委员会的337调查，过程中包含各种论据理由，各类取证，听证，动议和书面答辩，专利的有效性及保护范围与被告是否侵权这些问题盘根错节，环环紧扣。联邦地方法院的案例和337调查中的证据证言也紧密关联，相互影响。由此可见，在美国专利诉讼的确是十分复杂。

四、双方诉讼策略

（一）原告诉讼策略

钟化在2011年左右对韩国，中国，美国的多家公司提出美国专利侵权诉讼。这些案件多数以钟化获得赔偿或原、被告庭外和解结束。比如，钟化2013年在对韩国UNO和美国JBS HAIR的诉讼中获得六百万美元的赔偿，2017年在对韩国SKC的诉讼中获得一千三百万美元的赔偿，2017年在对杭州生物科技公司的诉讼中与被告达成互相经销对方产品的和解。基于这些成功的经历及钟化对自己和金达威财力物力对比的分析，钟化似乎对本案信心十足，做好了打持久战的准备。因此在案件中采用了强势，在337调查和第一次一审结论对自己不利的情况下坚持上诉，显示了一股必须胜诉的态势。

（二）被告诉讼策略

金达威在本案中对自己所处位置同样充满信心。在多数被告都选择和解的形势下，据理力争，从不同角度找340专利的漏洞反证，并有效地抓住和利用对手在取证过程中的错误，一击中的，在即定裁判阶段取得决定性胜利，不但结束了困扰自己八年的问题，还避免了进一步庭审的人力物力消耗。

五、经验启示

本案是中国企业在美国专利纠纷中不和解，不退让的典范。它显示出中国企业近年来对涉外知识产权纠纷和解决方式有了更深入的了解，并慢慢建立起了自信心，也越来越敢于和懂得利用法律武器保护自己的利益。

（一）值得国内企业借鉴的经验

1.面对国际诉讼，不急不慌，积极应对

在美国被提起诉讼，对多数中国企业来讲都是件大事。一方面因为是异国诉讼，另一方面因为专利案件的成本太高，所以很多企业在收到诉讼通知时第一个想法都是怎么息事宁人。寻求和解并非不可，毕竟企业的主要目的是做生意赚钱，而不是意气用事，与对方争个高低上下。但如果事关企业的核心利益，那就应该利用法律据理力争，即使没有完全的胜算的把握，也可以让对手明白他们取胜也非易事，从而增加自己在和解谈判中的筹码。

金达威在本案中的策略和作为是这方面很好的例子。因为案件涉及多家被告，金达威知道自己并不是孤军奋战，也并不是钟化的主要目标（浙江制药在被告中位列第一）。所以诉讼开始时，金达威并没有慌张，而是自然应对。在国际贸易委员会337调查认定所有被告都不侵权之后，金达威对自己在案子中所处的地位有了更清楚的认识，也增加了取胜的信心。所以后来在其他被告纷纷和解的情况下，金达威仍然决定坚守阵地，并伺时反击，终于获得了胜利。案宗显示，金达威在据理力争的同时，也和钟化一直在谈判和解。在两条线上同时寻找解决方案，相辅相成，这是在美国专利纠纷中应该采用的典型战术。

2.多方面向对手进攻

专利诉讼是很复杂的法律事务，专利有效性和被告是否侵权这两个问题经常盘根错节，互相影响。这就给被告提供了从多个角度向原告发起反攻的机会。被告可以此来束缚原告的手脚甚至让对方自相矛盾。比如金达威在本案中就在证明不侵权的同时，从几方面提出了340专利无效的辩论和对340专利权项范围的限制要求。金达威对340专利的这些辩论和限制要求都是在结合考虑了自己在侵权问题上所处的位置后提出的。其目的在于，即使对手在一方面（比如有效性）占了上风，也会在另一方面（比如侵权问题）受到损失。另外，除了挑战专利本身的问题之外，金达威还利用法律程序上的规则来发现对手的错误。本案最终就是因为金达威发现并指出了原告专家在程序上的问题而宣告金达威胜诉的。

（二）对国内企业提出的反思

1.重视专利侵权预警

在产品欲进入市场前，企业应该委托专业的律师对产品方案进行侵权预警分析，以最大程度地规避或防止出现侵权诉讼的情况，也最大程度地减少因被认定故意侵权所导致的加倍赔偿（美国法院在认定被告明知故犯的情况下可以对被告进行三倍惩罚）。营造优良的市场行为需要进行上述的侵权预警分析。

2.储备高质量专利

对比美国企业，类似金达威的许多企业经常在自己被告后用自己的知识产权反告对手，从而促进和解的机会。金达威在本案中没有采取这样的措施。如果金达威能利用自己在美国或中国的专利反告钟化，那么本案也许会更早结束。随着中国企业越来越多的走出国门，专利的重要作用也愈发凸显，企业需要重视将技术在出口国进行完善的专利布局。我国企业若拥有更多的高质量专利，不但能让对手三思而后行，也可以提高自身在法官和陪审团面前的创新性强的形象。

（首都知识产权服务业协会 供稿、整理）

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