案例展播丨以确认不侵权之诉应对海外电商平台投诉的积极尝试

引 言

为助力我市“两区”建设和国际科技创新中心建设，帮助“出海”企业更好应对海外知识产权纠纷，更高质量拓展国际市场，北京市知识产权维权援助中心（国家海外知识产权纠纷应对指导中心北京分中心）组织整理、分析、汇编了发生在不同国家或地区的知识产权纠纷应对典型案例，从法律制度、诉讼策略、发展趋势等方面进行了深入剖析，总结形成了具有实践意义的经验指导。

2022年6月起，依托微信公众号开展海外纠纷应对指导典型案例展播，以案促效、以点带面，以期为创新主体海外知识产权纠纷应对提供指导借鉴，敬请关注。

案例关键词

专利权；电商平台投诉；确认不侵权之诉；简易程序；临时声明

一、基本情况

（一）涉案知识产权信息

涉案专利：GB 2,527,858B

专利权人：THE NOCO COMPANY

（二）涉案当事人信息

原告：深圳某科技有限公司（以下简称“深圳公司”）

原告代理人：MR. Hugo Cuddigan QC、MR. Edward Cronan（Powell Gilbert律师事务所律师）

被告：尼科公司（THE NOCO COMPANY）

被告代理人：MR. James Abrahams QC、MR. Adam Gamsa（Taylor Wessing律师事务所律师）

二、基本案情

（一）案件背景

原告是深圳一家汽车电池跳跃起动器的设计商和制造商，通过亚马逊网站在英国销售电池跳跃启动器产品。原告在英国30%到40%的销售是通过亚马逊完成的，尤其是疫情封控期间，这一数值显著增长。深圳公司的电池跳跃启动器产品在英国的销售额十分可观。

被告尼科公司成立于1914年，位于美国俄亥俄州，是一家全球知名的电池电器生产公司，主营各种电池充电器、便携式电源设备以及电池产品和配件的设计、生产和销售。被告持有英国专利GB2527858B。

2020年1月，尼科公司针对分销商销售的深圳公司产品向亚马逊公司提出了投诉，亚马逊因此将深圳公司的一些产品下架。为了应对该投诉，2020年5月19日，深圳公司向英国高等法院提起确认不侵权之诉，要求英国高等法院审理其产品所使用的技术是否落入尼科公司的英国专利GB2527858B的保护范围。深圳公司的目的是通过确认产品不侵权以重新恢复其产品在亚马逊的上架。2020年6月9日，深圳公司向法院请求简易判决和临时确认声明。

（二）原告主张

原告的主张中涉及29款产品，包括E-Power 21、Ring RPPL200、Ring RPPL300、Tacklife T8 Max和Grepro 500A。但是原告并未明确指出这29款产品的所有型号。

原告确认产品的技术方案为：涉案模块具有与正和负极性输出串联连接的负极性传感器，用于检测连接于正和负进行输出之间的车辆电池的极性。来自于该传感器的信号仅用于确定指示负极性的LED是否点亮。该信号不能通过其他方式使用。

原告的意见主要包括Mr. Ari Laakkonen即原告所聘请律所的合伙人提交的多份证人意见和深圳公司CEO Zhang的证人意见。Mr. Ari Laakkonen提交的证人意见为了应对被告的答辩而进行过修改。原告的职员（专利工程师）Ye签署并提交了“保密临时产品和过程描述（PPD）”以及针对被告答辩的修改版文件。

原告的律师提出了三个不侵权的抗辩理由：

一，在其自动操作状态，涉案模块的输出不依赖于反向极性传感器的信号；

二，涉案模块没有使用动力FET开关，动力FET开关的结构是本案的关键问题。动力FET开关是硅开关，能够切换大电流。涉案模块使用机电继电器将其内部电流连接至输出端口，而不是动力FET开关；以及

三，涉案模块是至少一个原告产品的核心（E-Power 21），其已经在涉案专利的优先权日之前销售，并且深圳公司销售的此类优先权前产品和与E-Power 21没有实质性差异的CPDs不会侵犯涉案专利的专利权。

同时，原告还提出了专利无效抗辩，提交了对比文件Krieger、Chan和Richardson 1、Richardson 2和审查记录。原告还将E-Power 21产品作为在先公开的现有技术的证据。

（三）被告主张

作为对原告证人意见的回应，被告提交了被告所聘请律所合伙人Mr. Christopher Thornham的证人意见，以及电子与计算机工程的教授Marc E. Herniter的证人意见。

被告的证人Herniter教授对Ring RPPL200、Ring RPPL300、Tacklife T8 Max进行了实验，以研究这三个产品的工作方式，并认为其工作方式各不相同。也正是由于被告的意见，原告修改了PPD和Laakkonen的观点。被告认为，目前只有29款产品中的3款产品如何工作的证据，其他26款没有证据。被告甚至认为，不知道那些产品是不是都是原告的产品。

Herniter教授的试验结论是，涉案模块的输出确实取决于逆向极性传感器的信号，这与原告的Laakkonen提交的证据相反。同时，Herniter教授测试的所有三个装置都有动力FET开关：Ring RPPL200、Ring RPPL300使用的是一种配置，Tacklife T8 Max使用的是另一种配置。

对于原告使用E-Power 21产品进行的无效抗辩，被告认为没有实际上收到任何一个样品，因此无法判断。

（四）判决结果

1.对于简易判决的请求

简易判决是英美法系国家一项独特的民事诉讼制度，指法庭可以不经过正式开庭而直接确定某项请求或者解决某个法律问题。法庭做出简易判决的条件包括，原告或被告的请求或抗辩没有成功的可能，不存在强制的原因促使该案通过开庭审理而得到解决。由此可见，简易判决不需要经过陪审团的审理，可以由法官直接做出判决，因此简化了诉讼程序，降低了诉讼成本，对于原告来说是有利的。这也是本案中为什么原告要申请简易判决，主要是为了尽快得到一个有利判决以解决其亚马逊电商平台产品下架的危机。

但是，在本案中，法官基于种种考虑最终拒绝了简易判决的请求，理由如下：

首先，在不知道原告产品实际如何工作的情况下就非侵权问题做出简易判决是错误的。尤其对于“反向极性”特征来说，需要了解相关微控制器是如何工作的。原告对29款产品提出了主张，但是只有3款产品被审查，其他26款产品完全未知。法官甚至不知道那些产品是不是都是原告的产品。这都需要进行更加全面的调查。

其次，原告现在提交的关于其产品如何工作的证据不尽人意，也不可靠。法官对 Ye为什么能够签署原始和修改版提出了质疑，也无法确认当前的版本是否就是最终版。

第三，被告对原告的非侵权案件的答辩在法官看来是有充分理由的。对于原告的律师和他的证据所论证的原告的非侵权案以及其律师所论证的新案件，法官接受了被告的陈述，即Herniter教授的陈述表明了可以合理预判在审判中提供的证据。而原告对此没有任何专家证据。

第四，在专利案件中应当谨慎地给予简易判决，尤其是该案侵犯了等同原则，并且法院目前没有得到关于等同侵权或者公知常识的专家证据。

最后，法官认为原告关于稳定性的观点不够明确也不够具有说服力，不足以做出简易判决，仍然需要更全面的调查。

2.对于临时声明的请求

临时声明属于一种例外情形下的救济方式，但要求严格，基本上没有成功获得临时声明的案例。对于这一请求，法官需要考虑申请临时声明的事项的紧急性以及公平性，原告则需要提供证据进行证明。

在本案中，法官拒绝了临时声明的请求，理由如下：

授予临时声明需要法官高度确认禁令的合理性。但是，由于法官现在不清楚深圳公司是否真的不侵权，也不清楚目前三个产品的工作方式，所以法官无法确认禁令的合理性。法官认为深圳公司可能赢也可能输，现在下结论还太早。

原告认为目前亚马逊平台上的投诉对于原告来说是不公平的，因此有必要申请临时声明来纠正这一错误。但是，亚马逊处理投诉的程序和法院不同，这个程序更适合明显假冒专利的情形，而不适合解决专利稳定性和侵权问题，法官并不认为授予临时声明能真正解决深圳公司在亚马逊被投诉的问题，这还是需要依赖最终的司法裁决。

三、法律分析

（一）案例特点

本案是中国企业在海外积极应对电商平台投诉而做的有益尝试，即向法院申请简易判决和临时声明。英国高等法院的简易判决和临时声明的程序处理速度较快、时间较短，所以可以用于对抗电商平台的投诉。但是，本案由于中国企业的证据准备存在明显问题，导致英国高等法院拒绝做出简易判决和临时声明。这为中国企业未来如何处理相关程序提供了宝贵的经验，中国企业有必要对于此类案件投以更大的努力和重视。

（二）一审法院观点

本案法官分别从证据的可信度、涉案产品是否侵权、涉案专利的稳定性这三个方面对原被告的主张进行了分析。

1.证据的可信度

本案法官对原告提交证据的可信度进行了质疑。

首先，法官对于原告的证人 Ye的身份问题提出了质疑。在开庭的时候，法官询问了 Ye在深圳公司的职位，得知她是深圳公司研发的领导。因此法官相信她知道她所签署的有关技术内容的文件是否正确。但是，在开庭之后，法官发现 Ye根本不是研发的领导，而只是从事管理知识产权事务。由此引发了法官对于 Ye签署的PPD的可靠性的怀疑。

其次，法官对原告的PPD证据提出质疑，尤其是PPD中作为保密电路图的附录A。法官怀疑 Ye在签署PPD的时候根本不知道其中所附的电路图，而 Ye的回答也确认其在签署时并未看到附录A。

修改后的PPD修正了被告证人Herniter指出的明显错误，并且指出被告证人Herniter教授审阅的产品之一Tacklife T8 Max使用了闭锁继电器，其功能与附录A的电路图不同，但是与附图B的电路图相同。在被告的质疑下，法官怀疑 Ye怎么会认为原版PPD能够用到这些产品上，因为它们根本没有BOOST按钮，而Ye也没有正确地回答该问题。

因此，法官不认为原告准备PPD的方式是令人满意的，也不认为其内容是可靠的。法官甚至不清楚原告是否让对自己产品有技术经验的人看过PPD。而且，法院只收到了29款产品中的3款产品如何工作的证据，其他26款却没有。

总体来说，法官认为原告的证据存在很多问题。

2.涉案产品是否侵权

法官认为，涉案专利涉及一种用于跳跃起动电池已大量消耗或者没电的车辆的装置。现有技术中存在两个问题，一种是当该装置的端子夹无意地彼此接触时出现短路，另一种是极性反转，当该装置的正端子和负端子连接至车辆中的将被跳跃起动的相对极性端子时产生该极性反转。这些问题都能够由本专利的权利要求1的方案解决。

法官同意被告的观点，具有涉案模块的所有产品都采用相同的方式工作。对于原告提出的涉案产品不具有两个技术特征“反向极性”和“动力FET开关”，法官的观点如下：

（1）对于“反向极性”特征

法官认为原告的证据都是推断性的，被告和法庭都无法勘验其主张是否正确。法院需要知道的是，与“反向极性”对应的深圳公司部件到底如何工作。

原告的原始证据里提供的是单一的电路图，但是没有提供相关产品让法院来判断其是否精确。对于Tacklife T8 Max来说，该电路图是错误的；对于Ring RPPL200、Ring RPPL300，该电路图也是错的。因为这张电路图示出了一个BOOST按钮，但是Ring产品上都没有这种按钮。

考虑到原告提交的PPD证据没有实际解释在处理输入和输出方面，微处理器是如何工作的，因此，法官认为这些证据都是推断性的。而且，法官认为，原告的律师Laakkonen的第二份证人意见实际上接受了被告Herniter教授的测试方式。

根据法官的判断，这一证据证明了涉案模块的输出取决于逆向极性传感器的信号，因此与涉案专利特征1.7中的“反向极性”是一致的。

（2）对于“动力FET开关”特征

法官认为原告开始的目的是争辩涉案产品不具有动力FET开关。但是，被告的Herniter教授的证据表明所测试的三个装置都有动力FET开关。随后，原告改变了思路，将争辩重点放在动力FET开关是连接在内部电源与输出端口之间。

被告认为上述方案具有非常强的等同可能性。法官认为该特征是否与原告提交的附录A或B中的电路相同这一问题是可以讨论的。目前处于整个诉讼程序的早期，完全可以留到后续庭审过程时再做更深入的讨论。

因此，法官对涉案产品中是否存在这一特征没有给出明确的结论。

3.涉案专利的稳定性

法官认为，对于专利稳定性问题，目前最有用的证据是深圳公司的E-Power 21产品。原告的证据能够证明该产品在涉案专利的优先权日之前已经上市，但是原告的证据中没有描述技术细节，无法证明该产品实际上是如何工作的。法官认为，有必要了解微控制器的程序从而确定其技术方案。

基于已有证据，法官无法对这些事项做出任何肯定性结论。法官认为这些问题应当在正式庭审时候调查。同时，法官也承认其在审查简易判决请求阶段的任何表述都不能对稳定性或专利的发明贡献得出确定的结论，其认为这些内容需要经过庭审，而不是在简易判决阶段就给出答案。

（二）诉讼策略

1.原告诉讼策略

原告申请简易判决是为了能够加快诉讼进程，以得到有利判决来应对亚马逊电商平台产品下架的问题。这也是原告提起本次确认不侵权之诉的原因。

简易判决对证据的要求很高，为了能够说服法院接受简易判决和临时声明的请求，原告深圳公司公司从律师和公司职员角度提供了相应证据来支持其观点。但是，原告并未准备、证据不够充分，在短时间内更改了提交的证据，给法官留下了证据不可靠的印象。从程序上看，原告甚至连29款产品的型号都没有列全，这对于确认不侵权诉讼来说是非常不利的。

原告的主要抗辩思路有两个，一是证明涉案产品不具有涉案专利的两个技术特征，即不侵权抗辩；二是主张涉案专利的稳定性存疑，即无效抗辩。遗憾的是，原告对于这两个抗辩思路都没有进行充分的举证，没有证明相关产品的运行方式。对于不侵权抗辩，这本应属于本案的重点，但是原告提交的证据没有对其自身采用的方案进行有效证明，更没有将其与涉案专利进行比对。对于无效抗辩，原告没有证明在先销售产品的运行方式，直接导致法官无法对涉案专利的稳定性进行有效审查。

2.被告诉讼策略

被告尼科公司借此诉讼展现了其对侵权比对的信心，同时揭露了原告对于诉讼本身准备的不充分，以此降低原告诉讼的可信度。

因此，被告在简易判决审理的过程中对原告的证据进行了实验，由此证明原告侵权。同时，被告找到了原告证据的缺陷，通过实验对原告证据进行验证，从程序上和实体上都给法官留下了更专业的印象。

此外，被告还抓住原告提交证据不完整的问题展开了攻势，并且结合简易判决和临时声明的性质以及在实务中的特点，进一步强化了原告证据的缺陷。被告的诉讼风格体现了海外企业成熟的诉讼策略，为中国公司参与类似案件提供了良好的示例。

四、经验启示

自疫情爆发以来，海外电商平台知识产权投诉逐渐成了我国企业面临的法律风险。中国企业在电商平台上销售商品时经常被国外专利权人投诉。海外电商平台对于知识产权投诉的处理力度较大，导致越来越多中国企业的商品无法在电商平台上销售，尤其在疫情情况下直接地影响了海外市场。

为了应对这种电商平台投诉，中国企业应当灵活运用外国法院的确认不侵权制度，通过申请相应的简易判决或临时声明，快速地推进司法程序，从而对海外电商平台投诉做出积极应对。同时，由于简易判决或临时声明都属于严格的司法程序，对证据的要求尤其高。中国企业必须认真准备相应证据，夯实证据的真实性和证明力，不论从程序上还是实体上，都要形成完整的证据链，不要因为证据准备不当而丧失与海外专利权人“掰手腕”的机会。在面对强敌利用知识产权对市场进行垄断时，中国企业有必要聘请专业的国内国外律师团队，在举证充分、详细分析、论理严谨的基础上积极应对，有力地维护海外市场以及自身的合法利益。

（北京市柳沈律师事务所供稿、首都知识产权服务业协会整理）

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