案例展播丨在马来西亚遭遇商标恶意抢注如何应对

引 言

为助力我市“两区”建设和国际科技创新中心建设，帮助“出海”企业更好应对海外知识产权纠纷，更高质量拓展国际市场，北京市知识产权维权援助中心（国家海外知识产权纠纷应对指导中心北京分中心）组织整理、分析、汇编了发生在不同国家或地区的知识产权纠纷应对典型案例，从法律制度、诉讼策略、发展趋势等方面进行了深入剖析，总结形成了具有实践意义的经验指导。

2022年6月起，依托微信公众号开展海外纠纷应对指导典型案例展播，以案促效、以点带面，以期为创新主体海外知识产权纠纷应对提供指导借鉴，敬请关注。

案例关键词

商标恶意抢注；商标撤销；马来西亚。

案件情况

一、案件情况

（一）案件背景

原告于2007年成立于中国，同年在中国申请注册了“RATO”和“”的第7类和第9类商标。随后，根据马德里协议向美国、葡萄牙、日本、德国、土耳其和韩国递交了申请并获得注册。从2009年开始，原告开始向土耳其、越南、泰国、印度尼西亚和马来西亚销售机器和引擎。原告于2009年9月24日，在马来西亚第一次向另一本地经销商就使用“RATO”商标的产品进行报价。

被告于1989年成立于马来西亚，主要经营行为包括销售其他品牌的产品、将零部件组装为产品或委托其他加工方生产并使用被告自己的品牌进行销售。被告声称其在2009年首次在马来西亚使用“RATO”商标，并在2010年8月6日申请注册了涉案商标，商标包含文字部分“RATO”（与重庆润通公司的英文名称相同，被设计为“”的艺术字体形象）和图形部分“”，属于《商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定》的第7类，包括以下商品或服务：引擎、发电机、水泵（柴油和汽油）、农业机械、焊接机械。

（二）诉讼过程

2012年，MP公司向马来西亚的亚庇高等法院针对重庆润通公司及其在马来西亚的当地经销商提起诉讼，称其侵犯了上述涉案商标权。涉案商标文字部分与重庆润通公司的英文名称相同，系重庆润通公司的核心商标，而马来西亚是重庆润通公司的海外主要市场之一。于是，2013年初，重庆润通公司向吉隆坡高等法院提起商标撤销诉讼，要求撤销恶意抢注的商标。

根据双方举证，法院确认了原、被告工作人员曾在2009年广交会上见面，随后被告向原告订购了一批产品进口至马来西亚并在当地市场进行销售。就这批产品是否使用了“RATO”商标，双方发生了分歧，并成为本案事实的主要争议焦点。

本案一审程序由吉隆坡高等法院于2014年10月作出判决，认定原告重庆润通公司首次使用成立，被告MP公司构成恶意抢注商标。

被告不服一审判决，向马来西亚上诉法院提起上诉。最终，马来西亚上诉法院于2015年7月6日作出二审判决，维持原判。

双方最终达成和解，由被告MP公司将涉案商标免费转让给原告重庆润通公司。

（三）原告主张

在本案程序中，原告根据以下事实，要求法院根据马来西亚1976年《商标法》第45条撤销涉案商标：

1.原告是“RATO”商标的真正权利人，因为原告是带有“RATO”和“”商标的机器、引擎、马达和工具的制造商和原始供应商；

2.原告是“RATO”和“”商标的真实所有人，因为其是“RATO”和“”商标及设备的制造商、初创权利人和首次使用人，而被告的商标注册在马来西亚公众中造成了混淆和误解，不应当被注册；

3.原告是“RATO”和“”设计的原作者和著作权人，受到马来西亚著作权法保护。

（四）法院裁决

1.基于首次使用申请撤销涉案商标

马来西亚上诉法院基于马来西亚1976年《商标法》第45条第（a）项，认为涉案商标应当被撤销。根据该项法律，本案中撤销商标有两个要件：一是原告应当是受害人；二是被告涉案商标错误地获得注册或维持注册。

（1）原告是否是受害人

根据判例给出的标准，原告为受害人需要满足两个条件：第一，原告使用了商标（至少有真实且正在发生的使用意图）；第二，原告使用的商标与涉案商标相同或近似，即与涉案商标存在冲突。

本案中，原告有证人出庭作证，证明原告一直在中国以及海外的土耳其、越南、马来西亚等国的市场上销售带有“RATO”商标的产品，并且原告一直在与马来西亚本地经销商合作销售带有“RATO”商标的产品。因此，毫无疑问，通过与本地其他经销商的合作等方式，原告在马来西亚市场上使用了“RATO”商标，并且具有在马来西亚市场上持续使用该商标的意图。

由于被告注册的涉案商标与原告使用的商标完全一致，且被告以涉案商标起诉原告及其本地经销商，原告进入马来西亚市场受到了影响，原告符合成为受害人的条件。

（2）被告涉案商标是否错误地获得注册或维持注册的判断因素

法院根据在先判例指出，商标的优先权并不一定基于对商标的首次使用或首次申请，而是应当考虑多方因素。本案中的主要问题在于，原告是否因使用商标或有使用意图而成为商标的真正权利人。

对于真正权利人的判断，法院考虑的问题仍然是，原告是否在马来西亚首次使用了“RATO”商标（尽管首次使用和首次申请并不是优先取得商标权的权利所必需的因素）。

（3）原告是否在马来西亚市场上首次使用了涉案商标

关于原告是否存在在马来西亚市场上的首次使用，争议问题在于，在2009年与被告在广交会上会面后，原告向被告销售至马来西亚的产品上是否带有“RATO”商标。原告提供了该批货物的提货单、海关报关单和货物清单，商品名称均显示为“RATO”加上具体型号，而被告提供的该批货物的货物清单中只有具体型号而无“RATO”。对此，法官认为，由于海关报关单是官方的文件，其中记载有包括商标在内的完整细节信息，因此更加可信。

同时，因为被告存在一些非善意的行为，降低了被告所称事实的可信度。首先，被告对原告产品和图册的设计进行了原封不动的照抄，法官由此对被告陈述的可信度产生了怀疑；其次，原被告之间在2009年即存在商业往来，以及“RATO”本身即是原告的商号名称，都表明被告知晓“RATO”是指向原告的标识，并且被告无法解释其申请的“RATO”商标是如何想到的。

基于以上证据，法官最终认为，原告于2009年在销售给被告并由被告在马来西亚进行销售的商品上使用了“RATO”商标，早于涉案商标的申请日2010年8月6日，原告已经构成在马来西亚市场上对“RATO”商标的首次使用。

（4）海外制造商构成商标首次使用的程度要求

在原告存在上述首次使用这一事实的基础上，法院进一步考虑，原告这种程度的首次使用是否足以使其成为涉案商标的真正权利人。考虑到本案原告是海外企业，法院引用了澳大利亚法院的观点：对于海外制造商而言，其商标使用无需获得相当的本地知名度，其在本地的轻度使用证据足以保护海外制造商在本地获得商标注册的权利。该观点已经被马来西亚上诉法院所接受，例如一小批量的商品进口至本地即构成在本地市场上的使用。

对于这一标准，法院进一步援引了案例指出，一般来说，商标作为识别商品来源的标识，更多地是在商品与制造商之间建立联系，而非商品与经销商之间。因此，相对于进口商而言，商标权利更应当归属于制造商。

但是，这一规则的例外在于，如果进口商可以证明，该商标已经经过其经营发生了变化，从国外的“蛹”蜕变成了本土的“蝶”，即在商标申请日之前，进口商已经在消费者的印象中建立了其与商品之间足够的联系，使得消费者认为商品不是海外制造商的商品，而是进口商的商品，则进口商可以成为商标的真正权利人。但本案中，法院认为被告并未做到这一点，一方面是因为被告并未举出相应证据，另一方面是被告对原告的产品和图册的设计进行了全面模仿，并无产生“蜕变”的迹象。

此外，被告声称，其向马来西亚市场进口时使用了带有“RATO”商标的商品，使得该商标在马来西亚具有了显著性。但法院认为，尽管被告在最初在马来西亚市场上进口了该商品，但被告最初进口并销售原告商品的行为，并未增加自身的商誉，反而只使得原告在马来西亚市场上的商誉有所累积。

根据以上分析，法院最终认定，在涉案商标申请日之前，原告作为产品的海外制造商，在马来西亚市场上首次使用了“RATO”商标，足以证明其是涉案商标的真正权利人。因此，被告的商标注册属于恶意抢注，应当被撤销。

2.基于侵犯著作权申请撤销涉案商标

根据马来西亚《著作权法》及伯尔尼公约，法院还认定原告是涉案商标设计的著作权人。涉案商标的艺术字体部分“”和图形部分“”与原告在产品图册上的商标是完全一致，而且被告在其产品图册上原封不动地照抄了原告在相应位置上的标语“POWER SOLUTION FOR YOU”，法院据此认为被告的商标与原告的设计完全一致。此时，举证责任转移至被告，但被告对此除了简单的否认外并未给出合理解释。

因此，被告申请注册涉案商标侵犯了原告的著作权，法院援引在先判例，认定这种情况下涉案商标应当被撤销。

给中国企业的启示

（一）值得国内企业借鉴的经验

1.积极提起商标撤销诉讼，全面维护自身利益

重庆润通公司诉MP公司商标撤销案，从MP公司于2012年以涉案专利起诉重庆润通公司及本地经销商开始，到重庆润通公司于2013年向吉隆坡高等法院起诉请求撤销MP公司恶意抢注的商标并于2014年10月获得胜诉，再到马来西亚上诉法院于2015年7月6日判决驳回MP公司的上诉，共历时3年。重庆润通公司在诉讼中要求从商标在先使用以及著作权侵权两个方面确认权利和撤销涉案商标，也显示了重庆润通公司打击恶意抢注人的决心。

本案中，重庆润通公司成功撤销了被马来西亚本地进口商抢注的商标，对中国企业在马来西亚应对商标抢注的策略有重要参考意义。考虑到商标恶意抢注人全面照抄了商标、产品设计和产品图册，重庆润通公司通过商标在先使用和侵犯著作权两个途径进行维权，均取得成功。并且其全面照抄行为，使得法官对其陈述的可信度产生了质疑，进而在本案中存在争议的关键事实里，重庆润通公司的事实主张获得了全面认同，对本案的最终结果起到了关键的作用。这类纠纷的发生，也值得中国企业对在海外知识产权布局策略进行反思。马来西亚现已取代新加坡成为中国在东盟的最大贸易伙伴国，中国企业也更多地将马来西亚作为重要的商品出口贸易国。因此对于中国企业而言，也要重视对马来西亚知识产权制度的了解，以及对马来西亚知识产权申请、撤销、维权等规则与案件的研究。

2.注重商标的海外使用与经营维护

本案中，法院指出海外制造商在马来西亚的首次商标使用仅需要小批量的商品进行使用即可，无需产生知名度。特别是在海外制造商与本地进口商之间的商标确权纠纷中，法院明确支持商标的真正权利人为在马来西亚首次使用商标的海外制造商，而非本地进口商。因此，为及早取得在马来西亚的商标的权利，国内企业应当尽早开始在马来西亚的商标使用，即使其使用并非大规模的商品出口。但另一方面，马来西亚法院也要求海外制造商有继续在马来西亚使用商标的意图，用于证明其因涉案商标的存在而符合成为受害人的条件。

此外，马来西亚法院还给出了进口商“逆袭”成为商标的真正权利人的例外，即在商标申请日之前，进口商已经在消费者的印象中建立了其与商品之间足够的联系，使得消费者认为商品不是海外制造商的商品，而是进口商的商品。这种情况可能会发生在国外企业已经放弃或减弱在马来西亚市场的经营，原先的本地进口商对该品牌进行经营，进而完成该品牌从国外的“蛹”到本地的“蝶”的“蜕变”。因此，如果中国企业已经进入马来西亚市场，并在未来有继续开拓马来西亚市场的计划，最好在马来西亚持续性进行品牌经营，否则可能给本土企业以“钻空子”的机会，将该品牌从海外品牌“蜕变”为本土品牌。

（二）对国内企业提出的反思

1.完善海外商标布局策略

本案中，重庆润通公司在首次向马来西亚出口商品时，并未及早向马来西亚提出商标申请，因而使得马来西亚进口商趁机恶意抢注了其核心商标，产生了一系列商标纠纷。

因此，在马来西亚市场对于中国企业越发重要的今天，国内企业也应当及时制定马来西亚的知识产权布局策略，尽早运用知识产权国际条约，就核心知识产权在马来西亚进行保护，以避免后续可能发生的知识产权纠纷。

2.商标使用中的证据固定与保存

本案中，重庆润通公司与商标恶意抢注人就首次向马来西亚出口的商品上是否使用了“RATO”商标这一关键事实产生了争议，双方所举出的证据均为海关报关单、票据等间接书证，而没有合同、商品照片、产品图册等直接证据。尽管本案中法官支持了重庆润通公司的事实主张，但若在一开始销售时对商标使用的证据进行了固定，也可避免各种争议。

因此，在出口、销售商品等过程中，尤其是首次向国外出口商品这种关键事件里，国内企业应当注意保存商标使用的直接证据，例如在销售合同上直接记载商品的商标，在往来邮件中附上商品及图册的照片作为附件等，以便后续提起诉讼时，可以作为商标使用的直接有效证据。

（北京集佳知识产权代理有限公司供稿，首都知识产权服务业协会整理）

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