案例展播丨域外专利纠纷案件中的协议管辖争议

引 言

为助力我市“两区”建设和国际科技创新中心建设，帮助“出海”企业更好应对海外知识产权纠纷，更高质量拓展国际市场，北京市知识产权维权援助中心（国家海外知识产权纠纷应对指导中心北京分中心）组织整理、分析、汇编了发生在不同国家或地区的知识产权纠纷应对典型案例，从法律制度、诉讼策略、发展趋势等方面进行了深入剖析，总结形成了具有实践意义的经验指导。

2022年6月起，依托微信公众号开展海外纠纷应对指导典型案例展播，以案促效、以点带面，以期为创新主体海外知识产权纠纷应对提供指导借鉴，敬请关注。

案例关键词

协议管辖；美国专利侵权诉讼。

案件概要

一、基本情况

麦斯莫公司就其脉搏血氧仪（SET）及相关技术拥有大量美国专利。出于商业合作的目的，麦斯莫公司在2002年11月与迈瑞公司签订了一项《采购和许可协议》。依据该协议，麦斯莫公司向迈瑞公司出售含有其SET技术的设备，并许可迈瑞公司将该设备安装在迈瑞公司制造的监控仪中。同时，该协议还约定：如双方之间就该协议的解释或任何一方的权利或义务发生了争议或争执，双方应尽力通过友好的方式解决该等争议或争执，但如双方无法在该等争议或争执发生后九十日内通过友好的方式解决该等争议或争执，任何索赔或诉因应提交至美国加利福尼亚州奥兰治县的任何法院。但是，在随后的合作中，麦斯莫公司认为迈瑞公司并未按照双方签订的合同履行其义务并与迈瑞公司发生了纠纷。经双方多次谈判无果后，麦斯莫公司于2012年12月将迈瑞公司诉至了美国加利福尼亚州的中区联邦法院。

二、诉讼过程

（一）美国方面

1.原告主张

麦斯莫公司诉称迈瑞公司侵犯了其九项美国专利权，并违反了双方于2002年及随后签订的补充协议、违反了诚实信用和公平交易、无故拖欠付款、损害了麦斯莫公司的预期经济利益、并构成了不正当竞争。

2.被告主张

迈瑞公司首先辩称：（1）迈瑞公司承认并尊重麦斯莫公司的相关美国专利，并认可该法院对此具有管辖权。但是迈瑞公司认为麦斯莫公司并未指出其侵犯了相关9项美国专利中的具体哪项权利要求；（2）针对麦斯莫公司的非涉及专利侵权的其它指控，迈瑞公司认为麦斯莫公司不具备诉讼主体资格，因为所涉及的《采购和许可协议》并非是迈瑞公司与麦斯莫公司签署的，而是和麦斯莫的瑞士关联公司签署的。另外，该法院对这些指控也不具备司法管辖权。

其次，迈瑞公司还对麦斯莫公司的各项具体指控进行了争辩，其中包括：迈瑞公司并未侵犯麦斯莫的9项美国专利权，也不存在蓄意侵犯这些专利权的情况，因为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司从未在美国制造、使用、销售或许诺销售过被控侵权产品并且也未向美国进口过这些侵权产品。而迈瑞美国DS公司则是从已获得麦斯莫公司授权的关联方合法购得相关专利产品、并将其组装进整机产品销售到美国的，因此相关专利权已经权利用尽。

迈瑞公司同时提出了反诉，主要涉及：（1）麦斯莫公司的行为违反了反垄断法的相关规定；（2）麦斯莫公司提出的9项美国专利是无效并且不可维权的，迈瑞公司也并未侵犯该9项专利权。

3.一审法院观点

本案的争议焦点为：（1）麦斯莫公司是否就其全部主张都具有诉讼主体资格，审理法院是否就麦斯莫公司的全部主张都拥有司法管辖权；（2）迈瑞公司是否侵犯了麦斯莫公司所拥有的9项美国专利权；（3）麦斯莫公司所拥有的9项美国专利权是否有效；（4）迈瑞公司是否违反了其于2002年与麦斯莫公司签订的《采购和许可协议》以及其后几年陆续签署的各补充协议；（5）迈瑞公司是否有不当行为，以至于违反诚实信用原则或构成不正当竞争；以及（6）麦斯莫公司的行为是否已经构成了利用市场优势地位形成竞争限制和市场垄断的情形。

4.一审审理结果

双方达成和解协议，2015年11月，美国加利福尼亚州中区联邦法院裁定同意原告撤诉，本案一审程序终止。

（二）中国方面

1.原告主张

2013年3月，迈瑞公司以麦斯莫公司为被告，向深圳市中级人民法院提起诉讼，诉称麦斯莫公司利用其在脉搏血氧饱和度检测领域中的技术和市场双重优势地位，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第十二条的规定，构成不正当竞争。

2.审理结果

（1）一审程序（深圳市中级人民法院）

深圳市中级人民法院一审认定本院享有管辖权，并最终裁定被告麦斯莫公司构成不正当竞争，应当承担赔偿责任。

（2）二审程序（广东省高级人民法院）

麦斯莫公司上诉至广东省高级人民法院诉称：本案是迈瑞公司为了对抗麦斯莫公司依据2002年协议第18条的规定在美国加利福尼亚州法院提起的诉讼。一审法院不顾双方已明确约定管辖与法律适用的协议，在无任何关于滥用市场支配地位和产品搭售证据支持的情况下，裁定侵权纠纷成立并认定一审法院具有管辖权是错误的。

广东省高级人民法院认为双方当事人已通过2002年协议明确约定，无法解决的争议、任何索赔或诉由应提交美国加利福尼亚州奥兰治县的任何法院，而麦斯莫公司住所地在美国加利福尼亚州，依照民事诉讼法第三十四条的规定，当事人有权选择管辖法院，该协议管辖条款应确认有效。虽然本案属于侵权纠纷，但是迈瑞公司起诉的依据主要是其与麦斯莫公司签订的2002年协议，所诉称的侵权行为发生在双方的交易活动中，诉讼请求亦与该协议的履行有关，该协议约定的有效协议管辖条款对迈瑞公司提起本案诉讼具有拘束力，一审法院对本案无管辖权。迈瑞公司向一审法院提起本案诉讼，不符合民事诉讼法第一百一十九条第（四）项规定的受理条件，并因此撤销一审裁定并驳回迈瑞公司的起诉。

（3）再审程序（最高人民法院）

随后迈瑞公司不服广东省高级人民法院的裁定，向中华人民共和国最高人民法院提出再审请求。2015年最高人民法院对此作出终审裁定：撤销中华人民共和国广东省高级人民法院（2014）粤高法立民终字第61号民事裁定；维持中华人民共和国广东省深圳市中级人民法院（2013）深中法知民初字第183号民事裁定。

法律分析

按照合同法的一般概念，合同纠纷原则上由被告所在地或者合同履行地法院管辖，但是法律也允许合同双方通过书面协议选择合同纠纷管辖地。此案的管辖权，从表面上看归属于美国加利福尼亚州的相关法院审理是顺理成章的。但是，这里表面上的合理又造成了实际上的不合理。即，麦斯莫公司依据合同约定在美国起诉迈瑞公司专利侵权、合同违约、构成不正当竞争等，而迈瑞公司在美国应诉中反诉麦斯莫公司有垄断行为和不正当竞争行为给迈瑞公司造成了损失,美国法院认定迈瑞公司的损失是发生于中国市场，故裁定驳回了迈瑞公司提出的反诉请求。因此，如果迈瑞公司只能在美国进行应诉并且不能进行相关的反诉，且按照合同约定也不能在美国域外的中国进行诉讼反击，则其将在诉讼中处于相当不利的地位。

最高人民法院认为迈瑞公司所诉麦斯莫公司实施的侵权行为已经超出了2002年协议履行的范围，不受该协议管辖条款的约束，故深圳市中级人民法院具有审理迈瑞公司诉麦斯莫公司不正当竞争案的管辖资格。由此，使得迈瑞公司在与麦斯莫公司的对抗中获得了一个可用的谈判筹码。

经验启示

本案的情况非常具有代表性，即，一些国外企业拥有核心技术和专利，在与国内企业的商业合作中，这些国外优势企业常常拥有绝对的话语权，并且经常以比较苛刻的条件来要求中国合作企业。因此，对于中国企业而言，在与国外技术优势企业开始合作之前或初始阶段，就应该对此种基本上必然会发生的情况有所准备。如果在国外企业发起威胁性攻击之时，国内企业能够迅速拿出整套的应对方案，这样至少可以对国外企业产生震慑性作用。

（首都知识产权服务业协会 供稿、整理）

（免责声明：此文章来源于网络，版权归作者所有，若有版权问题请作者尽快告知我们，我们将尽快删除相关内容，表示歉意！）