案例展播丨彪马欧洲公司商标异议的持久战

引 言

为助力我市“两区”建设和国际科技创新中心建设，帮助“出海”企业更好应对海外知识产权纠纷，更高质量拓展国际市场，北京市知识产权维权援助中心（国家海外知识产权纠纷应对指导中心北京分中心）组织整理、分析、汇编了发生在不同国家或地区的知识产权纠纷应对典型案例，从法律制度、诉讼策略、发展趋势等方面进行了深入剖析，总结形成了具有实践意义的经验指导。

2022年6月起，依托微信公众号开展海外纠纷应对指导典型案例展播，以案促效、以点带面，以期为创新主体海外知识产权纠纷应对提供指导借鉴，敬请关注。

案例关键词

彪马公司；欧盟知识产权局；商标异议

案例详情

一、案件背景

本案涉及Gemma集团所申请注册商标的异议程序以及相关判决。2013年2月14日，Gemma集团根据欧盟法规207/2009向欧盟知识产权局（EUIPO）申请了形同“跳跃的猫科动物”的欧盟商标注册，属于1957年6月15日《商标注册用商品与服务国际分类尼斯协定》的第7类，并与以下说明相对应：木材加工机器；铝加工机器；用于处理PVC的机器。该欧盟商标申请在2013年4月8日的第66/2013号共同体商标公告中发布。

彪马公司认为EUIPO曾经作出的其在先商标享有声誉的三个决定是最终裁决，是其在先商标享有声誉的确凿证据。2013年7月8日，彪马公司针对Gemma集团的商标注册申请向EUIPO提出异议，异议依据为欧盟法规207/2009第8（5）条规定的“在先商标享有声誉”。该条异议理由，主要是用来异议相同或近似商标申请在不同的商品/服务之上。在先商标可以是在先的享有声誉的欧盟商标，或者是在先的在欧盟有关成员国内享有声誉的国家商标。异议人还应证明使用申请注册商标在无正当理由的情况下将不公平地利用或损害该在先商标的独特性或声誉。

2014年3月10日，EUIPO异议部门（以下简称“异议部门”）驳回了彪马公司的异议请求，认为出于经济的考虑，没有必要审查彪马公司提出的以证明该在先商标广泛使用和享有声誉的证据。异议部门的决定是，由于每种商品所涵盖的商品之间存在差异，相关公众将不会按照第207/2009号条例第8（5）条的要求在相关商标之间建立联系。

2014年5月7日，彪马公司对该异议决定不服，向EUIPO申诉委员会（以下简称“申诉委员会”）提起了申诉。申诉委员会驳回了申诉。之后，彪马公司提起诉讼。

二、诉讼过程

（一）一审程序

1.原告主张

2015年4月1日，彪马公司不服申诉委员会的决定，向欧盟普通法院提起诉讼，请求法院撤销该有争议的决定。彪马实质上提出了三项法律诉求：（1）申诉委员会拒绝有关在先商标享有声誉的证据，并不认为该在先商标享有声誉，这与EUIPO先前的决策惯例不一致，违反了法律确定性和良好行政原则（Right to sound administration）；（2）申诉委员会审查了与在先商标有关的证据，但异议部门未进行过此类审查，违反第207/2009号条例第75条和第76条；（3）申诉委员会违反了欧盟法规207/2009第8（5）条。

2.被告主张

申诉委员会认为其不受先前决策惯例的约束，即不必考虑EUIPO先前作出的决定，因为这些决定中并没有提交有关在先商标声誉的证据。

3.一审法院观点

欧盟普通法院只审理了彪马公司的第一个法律诉求并认为，依据法律确定性及良好行政原则，EUIPO必须考虑到已经针对类似申请做出的决定，并谨慎地考虑是否应以相同的方式做出决定。申诉委员会有对其作出的决定陈述理由的义务，如果其不对原因作解释，就不能背离EUIPO的决策惯例。同时，法院援引了EUIPO曾作出的该在先商标享有声誉的三个决定，认为本案中EUIPO违背了法律确定性及良好行政原则，并未对其相反决定阐述相应理由。

（二）二审程序

1.上诉人主张

在收到上述一审判决后，EUIPO于2016年11月7日提出上诉，请求撤销欧盟普通法院的判决，并由彪马公司支付诉讼费用。EUIPO认为欧盟普通法院违反了欧盟法规207/2009第76（1）条和良好行政原则，以及欧盟法规2868/95第50（1）条和欧盟法规207/2009第76（2）条。具体主张如下：（1）欧盟普通法院基于彪马公司“充分提出”的EUIPO曾经作出的三个裁决作为证明该案中在先商标享有声誉的证据，违反了欧盟法规207/2009第76（1）条规定以及良好行政原则，因为EUIPO先前宣布在先商标享有声誉的决定本身不能构成后续程序中该在先商标享有声誉的证据；（2）欧盟普通法院承认EUIPO的决策惯例的存在无视了“声誉”的概念和驳回理由的相对性质。在先商标是否享有声誉并不是静态的事实，相反其是EUIPO基于在先商标所有人提出的证据以及被异议人提出的反驳做出的个案决定；（3）EUIPO实质上认为，在不违反欧盟法规207/2009第76（1）条和良好行政原则的情况下，欧盟普通法院不能增设申诉委员会应接受彪马公司提交其在先商标享有声誉的补充证据的附属义务，这违反了EUIPO的自由裁量权；（4）根据欧盟法规2868/95第50（1）条和欧盟法规207/2009第76（2）条，申诉委员会可以不采纳彪马公司提交的有关先前商标享有声誉的补充证据。

2.被上诉人主张

在收到EUIPO提起的上诉后，彪马公司请求驳回上诉并由EUIPO支付诉讼费用，同时针对上述主张进行如下抗辩：（1）彪马公司提出的其在先商标享有声誉的三个决定是EUIPO曾经作出的最终裁决，本身就构成了在先商标享有声誉的宝贵和确凿的证据。此外，享有声誉是具有普遍影响的客观事实，唯一能够影响声誉的情况是时间的流逝，EUIPO对此没有提供任何分析；（2）欧盟普通法院将EUIPO先前作出的三项决定描述为“决策惯例”，这并不构成对“声誉”和诉讼对抗性质的误解，因为欧盟法律并没有授权EUIPO可以无视平等对待和良好行政的原则，不考虑其先前所作出的三个决定，也不用特别谨慎地考虑是否应以相同的方式决定彪马公司的在先商标享有声誉，或者至少让其提出动议以提交有关先前商标享有声誉的补充证据；（3）欧盟普通法院提出的程序性义务并不影响EUIPO的自由裁量权；（4）申诉委员会没有履行应采纳彪马公司提交的其在先商标享有声誉的补充证据的附属义务。

3.二审法院观点

本案争议焦点主要是如下。

（1）EUIPO先前认定在先商标享有声誉的决定能否作为证明本案中该在先商标享有声誉的证据？

当在先商标的所有人基于欧盟法规207/2009第8（5）条对申请注册商标提出异议时，EUIPO应当让异议人有机会提供及提交事实、证据和论据以支持其异议的主张，特别是证明在先商标享有声誉。由于欧盟法规207/2009和2868/95未列出异议人为证明在先商标享有声誉而可能提供的证据形式，异议人原则上可以向EUIPO提交任何其认为基于在先权利对异议有用的证据形式，包括EUIPO先前认定该在先商标享有声誉的决定。EUIPO有义务审查异议人提出的证据，并且不能根据其形式直接拒绝某种证据。

本案中，欧盟法院认定EUIPO不得排除其曾作出的彪马公司在先商标享有声誉的决定，尤其是在彪马公司在其异议文书中精确充分地列出相关决定以及认定其在先商标享有声誉的实质内容。

（2）EUIPO是否应就作出与先前不同的决定陈述理由？

根据法院先前判例，EUIPO有义务遵循欧盟法律的一般原则进行证据审查以及作出决定，包括平等对待和良好行政原则，尤其是良好行政原则所规定的行政机关应对其作出的决定陈述理由。尽管这些原则是在基于绝对理由驳回申请注册商标案件中确立的，然而也应适用于本案—基于相对理由驳回申请注册商标案件中。

值得注意的是，EUIPO不自动受其先前的“决策惯例”所约束，但这不代表EUIPO可以免除来源于平等对待和良好行政原则的法律义务。行政机关应负对其作出决定给予解释的义务，和欧盟法规207/2009第75条规定的“EUIPO对其作出的决定应说明依据”的立法目的相一致，一方面使有关当事方了解作出决定的理由从而能够捍卫自己的权利，另一方面确保欧盟法院能行使管辖权来审查有关决定的合法性。

EUIPO必须考虑先前就类似异议作出的决定，并应特别谨慎地考虑是否应以相同的方式做出决定，若作出与先前不同的决定，应陈述理由。在本案中，异议人以较精确且充分的方式向异议部门提出，将EUIPO曾作出的彪马公司在先商标享有声誉的三个决定作为证据以证明本案中该在先商标享有声誉，EUIPO有义务审查其先前的决定并谨慎考虑是否作出与先前相同的决定。如果EUIPO决定采取与先前决定不同的观点，即彪马公司的在先商标不享有声誉，则EUIPO应明确陈述其作出不同于先前决定的理由。

（3）欧盟普通法院要求申诉委员会采纳彪马公司提交的其在先商标享有声誉的补充证据是否侵犯了EUIPO的自由裁量权？

欧盟法规207/2009第76（1）条规定，EUIPO原则上应主动审查，但在基于相对理由驳回申请注册商标程序中，譬如本案的基于在先商标享有声誉的相对异议理由，审查应仅限于有关当事方提供的事实，证据和论据以及所寻求的救济。欧盟法规207/2009第76（2）条规定，EUIPO可以不采纳有关当事方未及时提交的事实或证据。欧盟法规2868/95第50（1）条规定，如果申诉是针对异议部门的决定的，则申诉委员会应将其对申诉的审查限于在异议部门根据法规规定或规定的时限内提出的事实和证据，除非申诉委员会认为应根据欧盟法规207/2009第76（2）条考虑其他或补充的事实和证据。可见，EUIPO在此被赋予了一定的裁量权，可自行裁量并决定是否采纳补充证据或迟交的证据材料。

法院认为，欧盟法规207/2009第8（5）条要求全面审查，而审查的必要内容包括在先商标是否享有声誉。欧盟普通法院要求EUIPO考虑其曾作出的彪马公司在先商标享有声誉的决定，并且必须就其与先前决定不同的意见提供明确的说明理由。这并没有侵犯EUIPO的自由裁量权，而是遵守良好行政原则的表现——每个人均享有其事务受到欧盟机构及部门之公正、公平与适时处理之权利，尤其包括行政机关就行政决定应附理由之义务。

三、最终审理结果

2018年6月28日，欧盟法院第二庭作出二审判决，认为原审法院判决认定事实没有错误，驳回EUIPO提起的上诉，并判定EUIPO支付诉讼费用，同时认定申诉委员会有义务根据良好行政原则，提供理由说明其认为EUIPO先前作出的三个认定彪马公司在先商标享有声誉的决定在本案中必须被不予考虑的理由，或要求彪马公司提交在先商标享有声誉的补充证据。

经验启示

彪马公司诉EUIPO商标异议案，历时将近5年，反映了欧盟商标异议制度的复杂性与持久性。根据欧盟知识产权局公布的数据显示，近年来中国申请人位列欧盟商标申请量的年度前三。该案件对于中国企业如何在欧盟提出商标异议及进行申诉和诉讼等具有重要的参考意义：一是要积极进行商标异议，维护自身权益；二是在先商标享有声誉是常用的商标异议理由。中国企业应充分准备，积极提供证据、论据以支持商标异议，对于常用的商标异议理由——在先商标享有声誉应加以重视。

（首都知识产权服务业协会 供稿、整理）

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