案例展播丨欧盟标准必要专利权人主张停止侵权的合理步骤

引 言

为助力我市“两区”建设和国际科技创新中心建设，帮助“出海”企业更好应对海外知识产权纠纷，更高质量拓展国际市场，北京市知识产权维权援助中心（国家海外知识产权纠纷应对指导中心北京分中心）组织整理、分析、汇编了发生在不同国家或地区的知识产权纠纷应对典型案例，从法律制度、诉讼策略、发展趋势等方面进行了深入剖析，总结形成了具有实践意义的经验指导。

2022年6月起，依托微信公众号开展海外纠纷应对指导典型案例展播，以案促效、以点带面，以期为创新主体海外知识产权纠纷应对提供指导借鉴，敬请关注。

案例关键词

欧盟；标准必要专利；公平、合理、无歧视条件（FRAND）

案例详情

一、基本情况

该案诉争专利为原告华为公司所有。该专利在2009年被欧洲电信标准协会(ETSI)选为涉及LTE标准的必要专利，作为该标准化组织的成员，华为公司承诺在遵守公平、合理、无歧视条件（Fair，Reasonable and Non-discrimination，以下简称FRAND）的情况下愿意许可任何第三人使用该专利。被告中兴公司与华为公司在2010年11月到2011年3月期间就诉争专利的使用情况及签署该专利的许可合同等事宜进行磋商。原告华为公司提出了其认为合理的许可费数额，而被告中兴公司则一直没有就许可合同提出正式要约。在双方并未就许可合同达成一致的情况下，中兴公司就开始销售使用了诉争专利的产品，并且未向原告华为公司支付费用，也没有提交详尽的使用情况报告。2011年4月28日，华为对中兴提起诉讼。

二、诉讼过程

（一）德国法院审理阶段

1.原告主张

华为公司认为中兴公司构成专利权侵权，并要求法院发布禁令禁止侵权行为，并要求召回产品以及相应的赔偿。

2.德国法院观点

本案的争议焦点在于，华为提起的诉讼是否构成公司市场支配地位的滥用。基于对欧盟相关法律规定解释适用的疑问，德国法院决定中止诉讼并就《欧盟运行条约》第102条等问题向欧盟法院申请释疑。

（二）欧盟法院释疑裁决

1.争议焦点

向标准化组织承诺了以公平、合理、无歧视（Fair, Reasonable And Non-Discrimination，简称FRAND）的条件许可任意第三方使用其标准必要专利的权利人，在要求标准必要专利的实施人停止侵权请求权时，是否构成《欧盟运行条约》第102条规定的滥用市场支配地位。

2.法院观点

（1）标准必要专利权人在未通知被控侵权人或者未进行事先协商的情况下，直接诉请法院要求禁令救济或者要求召回侵权产品，就会构成滥用市场支配地位。

（2）为避免垄断指控，标准必要专利权人在向被诉侵权人主张停止侵权请求时，必须先通知侵权人存在专利侵权的事实。只要侵权人有取得许可的意愿，标准必要专利权人就必须向其提供满足FRAND声明的许可合同书面要约，包含许可费的明确数额并告知该数额是如何计算出来的。

（3）对于标准必要专利权人提供的书面要约，专利实施人必须本着诚实信用的精神，尤其不得拖延地做出回复。如果侵权人拒绝了该要约，那么他必须在短时间内提出符合FRAND原则的反要约。如果标准必要专利权人拒绝了该反要约，那么侵权人必须从这一时刻开始计算其使用该标准必要专利产生的收益并为由此产生的许可费用提供担保，已使用该标准必要专利的部分必须计算在内。

（4）在标准实施者的反要约被拒绝之后，双方不能就具体的FRAND许可费率达成一致的，可以在双方同意的情况下，立即交由独立的第三方来决定合适的许可费率。

（5）在整个协商过程中，标准实施者都可以对诉争专利的有效性、专利对标准的必要性以及其使用是否构成相关专利的侵权这三个问题提交相关机构处理，或保留在将来对此类问题提出异议的权利。

（6）这一基于反垄断法的限制并不仅仅适用于停止侵权请求权，也同样适用于召回侵权产品请求权。因为召回侵权产品请求权之诉的目的也在于阻止竞争对手生产的符合标准的产品进入市场和在市场上流通。基于同样的理由，该限制也基于销毁侵权产品请求权之诉。

法律分析

一、典型意义

在德国专利权利保护中，遵循“停止侵害当然论”，即对于一般专利侵权案件，专利权人可请求法院给予禁令救济。但是对于标准必要专利来说，因为它成为了法律上的标准专利，所以在发生侵权时即授予禁令救济的保护会过分扩大权利人的保护，消弭标准必要专利带来的效率、阻碍创新并损害消费者福利。换言之，标准必要专利权人的禁令救济和滥用市场支配地位存在关联。

但是需要注意的是，拥有标准必要专利的权利人并不必然构成相关市场的支配地位，对此法院和执法机构必须进行个案判断。欧盟法院在华为诉中兴案中并没有先行确认华为在相关市场的支配地位，而是直接讨论其行为是否构成滥用市场支配地位的行为。德国法院在适用该方法时更为严格，要求专利权人严格遵守五个步骤，提供侵权警告并且提出的第一个要求就需要符合符合FRAND原则的，否则不承认SEP权利人提出的禁令救济。

相对而言，英国在面对同类纠纷时，对欧盟法院释疑裁决中提出的要求则采取更为弹性和宽泛的理解。（欧盟法院和德国法院的具体审理思路可点击“阅读原文”查看）

二、FRAND许可声明的不足

在法定标准的情况下，标准化组织为了防止成员滥用标准必要专利，都会在组织规则的知识产权政策(IPR Policy)中明确规定，成员在加入标准化组织后必须作出许可声明承诺，即在其专利被选中的标准所覆盖，成为标准必要专利的情况下，承诺以公平、合理、无歧视的条件许可任意第三方使用其标准必要专利。

对于FRAND许可声明的法律性质，实务界和学术界意见不一。有人认为它是要约。即FRAND许可声明是标准必要专利权利人向标准实施者发出的许可要约，将标准实施者实施标准必要专利的行为视为对上述许可要约的承诺，从而在双方之间成立合同关系，产生的纠纷属于合同纠纷。但是，要约的内容必须具体明确，且要约人应表明经受要约人承诺即受该意思表示的约束。在涉及标准必要专利的情景下，FRAND许可声明仅表明SEP权利人有意愿按照“公平、合理、无歧视”原则对标准实施者进行专利许可，但许可的标的、期限、价款等具体条件在FRAND许可声明中并不涉及，所以其不应当属于要约。还有学者认为FRAND声明是要约邀请，即希望他人向自己发出要约的意思表示，但是实际情况与法理相冲突，也难以确保善意的标准实施者按照“公平、合理、无歧视”原则获得专利许可。

另一种看法是，FRAND许可声明是一种第三人利益合同，存在于标准必要专利的权利人和标准组织之间，标准实施者是该合同的第三方受益人，其所享有的权利为可以请求标准必要专利权利人按照在先已经作出的FRAND许可声明进行谈判，并可在标准必要专利权利人违反FRAND许可声明的情况下以第三方受益人身份对SEP权利人提起违约之诉，所以权利人的在标准必要专利上的权利要受此限制。但是德国法院在MPEG2-Standard案中就否认了SEP权利人与标准组织之间存在合同关系。但问题是，如果一项标准必要专利被转让给不属于该标准化组织的第三方，那么FRAND许可声明是否仍然能够约束该新的标要专利权人就会出现问题。最后，如果单独依靠FRAND许可声明保护专利实施人的权利的话，无法顾及事实标准的专利垄断问题。

经验启示

欧盟法院确定的五步骤可以作为比较法上的解释依据用来衡量标准必要专利权利人对FRAND的遵守，以及被诉侵权人的过错问题。当然，因为我国专利法制度不严格遵循“有侵害就有禁令救济”的原则，而是认为法院是否给予禁令救济必须根据案件具体情况进行衡量，所以这就为标准必要专利权利人禁令救济的限制提供了一个更为弹性的基础。

同时，除了上述的司法程序外，针对标准必要专利权利人权利限制问题，还可以通过标准组织的内部规则和FRAND声明的进一步细化等事前措施避免纠纷出现，各个方式均有利弊，而制度的最终效果有赖于制度的执行，所以无论是针对我国现有的司法解释，还是可能会出现的反垄断抗辩，以及标准组织的内部规则，都需要基于权利的保护和利用的合理平衡目的，对其构造和实施进行更为细致地检讨。

（撰写单位：首都知识产权服务业协会）

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