案例展播丨Sisvel vs. Haier标准必要专利许可纠纷案

引言

为助力我市“两区”建设和国际科技创新中心建设，帮助“出海”企业实现更高水平海外知识产权保护，更好应对海外知识产权纠纷，更高质量拓展国际市场，北京市知识产权维权援助中心（国家海外知识产权纠纷应对指导中心北京分中心，下称“北京维权中心”）组织整理、分析、汇编了发生在不同国家或地区的知识产权纠纷应对典型案例，从法律制度、诉讼策略、发展趋势等方面进行了深入剖析，总结形成了具有实践意义的经验指导。

2022年6月起，北京维权中心依托微信公众号开展海外纠纷应对指导典型案例重点展播，以案促效、以点带面，以期为创新主体海外知识产权纠纷应对提供指导借鉴，敬请关注。

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案例关键词

FRAND原则；SEP权利人

案例情况概述

2013年，Sisvel向欧洲电信标准协会（European Telecommunications Standards Institute，以下简称ETSI）做出了以公平、合理、无歧视（Fair, Reasonable and Non-discriminatory，简称FRAND）条件许可他人实施涉案专利的承诺，即FRAND许可承诺。随后Sisvel向海尔发出了一揽子专利组合许可的要约，但双方未能就许可事宜达成协议。

2014年，Sisvel以专利侵权作为诉由向德国杜塞尔多夫地方法院起诉海尔，要求海尔停止实施涉案专利、提供侵权信息、召回/销毁侵权产品并赔偿损失。

2015年，Sisvel在一审获得胜诉判决。一审法院认定涉案专利有效，海尔的行为构成侵权，并以海尔方面拖延许可谈判进程（主要是反要约未能在合理期限内做出）驳回了其提出的FRAND抗辩。

2016年，在海尔上诉至杜塞尔多夫高等法院后，上诉法院经审理认定一审法院未对Sisvel是否履行FRAND义务进行审查；随后，在2017年做出的判决中，上诉法院维持了海尔构成专利侵权的判定，但以Sisvel未能在要约时遵守FRAND义务（主要体现为：Sisvel予以了另一被许可人显著优于海尔的待遇，且未能就该区别对待提供合理理由）为由驳回了其关于禁令的诉讼请求。本案随后被上诉至德国联邦法院（Bundesgerichtshof，以下简称BGH）。

德国联邦法院卡特尔庭于2020年5月5日就本案做出判决（案号KZR 36/17），判决书详情也随后公布。就专利侵权部分，除了因涉案专利在诉讼期间有效期已届满而导致禁令之诉实际上已无意义之外，BGH基本支持了Sisvel要求海尔销毁和召回侵权商品、提供侵权信息和账目以及赔偿侵权损失等诉讼请求。

BGH在判决中就FRAND抗辩的适用在现有法律原则的基础上做出了进一步细化和扩展，主要体现在SEP权利人滥用市场支配地位的认定及对双方履行FRAND义务情况的审查两方面。

海尔和BGH就对于SEP权利人是否充分履行其FRAND义务的审查是否存在歧视性待遇存在显著分歧。

海尔认为Sisvel提供的许可条件存在歧视——具体而言，Sisvel提供给海尔的许可费费率，与其提供给其他被许可方（在本案中，为另一家中国企业海信）的费率之间有约80%的差额，海尔认为Sisvel这种区别对待的做法违反FRAND原则的非歧视要求，并因此构成对市场支配地位的滥用。

BGH并未接受海尔的这一论点，并明确指出“非歧视性”要求并不是一个边界分明的绝对性要求，而需要根据个案情况进行具体认定。

BGH还特别指出，鉴于在合同关系下何谓“合适的交易条件（特别是价格）”通常来说并非纯粹由客观因素决定的，许可的参与方是否真正积极、充分地参与到许可达成的过程中来是具有决定性意义的。

因此，BGH认为，从现有证据来看，不足以认定海尔在谈判过程中展现出了符合FRAND要求的获得许可的意向。

法律分析

随着工业化的发展，在现代社会中产生了大量的标准化组织（例如本案中涉及到的ETSI），这些标准化组织致力于发展和维护各类工业标准，而这些工业标准中通常包含了大量的专利，且有相当一部分专利对于标准的实施是核心、必要的，因此，标准必要专利（SEP）的权利人在相关市场中的经济优势及由此引发的反垄断法上的监管关切，使得很多标准化组织要求SEP权利人以公平（fair）、合理（reasonable）、非歧视（non-discriminatory）的条件（也就是FRAND）向该标准的使用者授予专利许可。之后，在专利侵权诉讼中，被侵权一方越来越多地援引FRAND规则即反垄断法上的理由作为抗辩。在此，我们可以看到专利法和反垄断法在此交叉并相互角力——专利法授予权利人以排他性的权利，而反垄断法则要求通过对居于垄断优势地位一方的监管以避免其对市场竞争造成不正当的限制。

经验启示

从实务上来说，BGH的这一判决预计将对FRAND许可谈判特别是谈判当事方的行为模式造成重大影响，也将影响德国法院对于SEP的实施。特别是对于试图援引FRAND抗辩的专利侵权人来说，至少是德国法院对该抗辩的适用要求可能将再次趋于严格，比如，侵权方被要求应当在SEP权利人发来许可要约时做出及时、有效的回复，充分表达其对于符合FRAND要求的许可的接受意愿，且不得附带过多条件或限制，在协商谈判暂时无法达成一致时，专利实施者也可通过提供善意的、合理的担保来表达自己的诚意——否则，可能如本案中海尔的行为一样，被认定为实际上在采取某种拖延策略。

在此可以看到，根据BGH这一判决，FRAND许可谈判中的双方都应采取积极、善意、诚信的行动方式，同时注意保留有利于己方、特别是能够证明己方在许可谈判中遵守FRAND义务的证据，在法院需要判断双方是否履行了诚信谈判的义务、哪一方为许可谈判破裂承担责任时向法院出示。

（供稿单位：首都知识产权服务业协会）

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