【热点案例】在专利创造性判断中应当遵循整体原则

　　【案情】

　　珠海格力电器股份有限公司（简称格力公司）为专利号201020154196.7、名称为空调器室内机的实用新型专利人，涉案专利权利要求1载明“1. 空调器室内机，包括有：包围住空调器侧部、顶部用以安装前面板(1)的面板体(2)，包围住空调器后部的后壳体以及位于前面并与面板体(2)紧密连接的前面板(1)；所述后壳体、面板体(2)和前面板(1)围成空调器的内腔，换热器、控制元件、风机部件均设置在所述内腔中；其特征在于：所述后壳体安装在面板体(2)的后部，面板体(2)的前下部与前面板(1)的底部紧密拼接；面板体(2)背部具有安装后壳体的开口(291)，所述开口(291)的下缘处，设置有后凸台(27)”。

　　广东美的制冷设备有限公司（简称美的公司）认为涉案专利不具备创造性，向国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）申请涉案专利无效。经审查，专利复审委员会认为涉案专利具备创造性，决定维持涉案专利有效。

　　美的公司不服，向法院提起行政诉讼。一审法院经审查认为，涉案专利权利要求1已经被附件4的技术方案所公开，故已经不具有实质性特点。至于涉案专利说明书中所称“对于改善空调器美观性方面起到明显提高作用”的表述，其并未产生技术效果，而是美观效果。该效果不会对实用新型专利的创造性产生影响。因此，涉案专利权利要求1相较于现有技术附件4，并没有实质性特点和进步，故不具有创造性，判决撤销了专利复审委员会作出的被诉决定，专利复审委员会重新作出决定。

　　格力公司不服，提起上诉。二审法院认为，一审法院超出了被诉决定的认定范围，且对涉案专利技术方案理解错误，基于整体原则的判定方式，涉案专利权利要求1相对于附件4具备创造性，故判决撤销一审判决，驳回美的公司的诉讼请求。

　　【要旨】

　　人民法院在对涉案专利创造性进行判断时，应当基于被诉决定的认定范围进行判断。涉案专利的权利要求解释应当符合其发明目的。涉案专利是否具备创造性应当采取整体原则进行判断。

　　【分析】

　　一、人民法院在对涉案专利创造性进行判断时，应当基于被诉决定认定范围进行判断。

　　人民法院审理专利确权行政案件时，应当针对被诉决定作出的程序及所涉及的事实及理由等实体认定是否符合法律、法规等规范性文件的规定进行合法性审查，不应超出被诉决定的审查范围，直接对涉案专利是否符合专利法的相关规定，进而是否应当维持有效作出判定。若此将使司法审判对行政行为合法性审查的目的无法实现，亦导致人民法院替代行政机关的行政权力作出超越法律、法规所赋予的司法审判权的审查范围的判决。在专利确权行政程序中，关于涉案专利是否相对于现有技术具备创造性，系根据无效宣告请求人所主张的现有技术（即具体技术方案）及公知常识等证据组合是否符合专利法第二十二条第三款的规定进行的判断。

　　在此应当注意的是，请求人所主张的对比文件中可能包含多个技术方案，但是在评价涉案专利是否具备创造性时，并非将对比文件的整体内容与涉案专利权利要求所记载的技术方案进行比对，而是根据请求人所明确的对比文件中具体的特定技术方案进行比对，即专利法第二十二条第三款规定中所述的“现有技术”实则为“技术方案”，而不是包含多个技术方案的技术资料。

　　本案中，根据美的公司在无效请求书、无效请求口头审理记录、被诉决定以及原审起诉状中的记载，美的公司认为附件4中背板18相当于本专利权利要求1的“后壳体”，而原审判决则认为“绝热材料14是安装在主体5滚动部上的，相当于本专利权利要求1的后壳体”。因此，原审法院该部分认定超出了美的公司在无效行政程序中、原审诉讼中所主张的事实，亦超出了被诉决定所认定的范围，属于原审法院自行引入了评价创造性的新的技术内容，存在错误。

　　二、涉案专利权利要求的解释应当符合发明目的

　　专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。专利权利要求保护范围的确定应当从该专利所属领域的普通技术人员的视角，以权利要求所记载的技术内容为准，同时在考虑专利对现有技术贡献的基础上，结合说明书、附图以及现有技术对权利要求的保护范围作出合理解释。但应避免将专利申请日前，本领域普通技术人员通过阅读专利权利要求书、说明书及附图无法得出的技术特征作为本专利的保护范围予以认知。通常而言，若本领域普通技术人员通过阅读权利要求书即能对专利保护范围得出具体、确定、唯一解释的，应当首先予以确定，但是若说明书或附图中对权利要求书中特定技术术语、名词等作出明确、唯一界定的，亦应当结合权利要求书、说明书及附图予以整体考虑。只有准确界定了专利所要求的保护范围，才能基于技术方案所公开的技术特征与现有技术进行对比，从而得出符合客观标准的区别技术特征。

　　本案中，本专利权利要求1载明“空调器室内机，包括有：包围住空调器侧部、顶部用以安装前面板(1)的面板体(2)，包围住空调器后部的后壳体以及位于前面并与面板体(2)紧密连接的前面板(1)；所述后壳体、面板体(2)和前面板(1)围成空调器的内腔，换热器、控制元件、风机部件均设置在所述内腔中；其特征在于：所述后壳体安装在面板体(2)的后部，面板体(2)的前下部与前面板(1)的底部紧密拼接；面板体(2)背部具有安装后壳体的开口(291)，所述开口(291)的下缘处，设置有后凸台(27)”，其中并未限定“后壳体与后凸台（27）”相对于墙面的位置关系，但是根据本专利说明书0007段的记载，“…空调器安装后，所述后凸台顶住墙面致使后壳体和墙面之间具有排水管和冷媒连接管的安装空间…”，若达到上述技术效果，即为了增加安装空间，后凸台必然应为凸出于后壳体所在平面，在安装时直接顶住墙面，使得空调后壳体离开墙面从而形成空隙，即形成增加的安装空间。同时，上述解释也符合专利复审委员会在作出被诉决定时的理解以及二审庭审中的陈述意见，故应当在此基础上对本专利权利要求1相对于附件4是否具备创造性作出判定。

　　三、专利创造性的判断应当遵守整体原则

　　在判断专利法第二十二条第三款所规定的创造性时，应当遵守整体原则。所谓专利创造性判断的整体原则是指，在判断发明和实用新型是否具备创造性时，不仅要考虑技术方案本身，而且要考虑所要解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体来看待。同时，应当区分不同的发明客体，基于自身的差异所形成发明构思的不同，不能仅以形式上的相似即简单进行替换，否则将对创造性的评价产生不当的认定结论。

　　按照专利创造性判断整体原则，发明创造的技术问题、技术方案或者技术效果中只要有一项是非显而易见的，技术方案整体上就可能是非显而易见的。如果要解决的技术问题是本领域技术人员容易想到的，解决该技术问题所采用的技术手段也是本领域技术人员容易想到的，而且没有取得意料不到的技术效果，则技术方案在整体上则是显而易见的，不具备创造性。其中关于技术效果的认定，可以依据诉争专利说明书所明确记载的内容并结合当事人的陈述，以本领域普通技术人员的视角，对相关技术效果是否具有可行性予以初步判断后，进行相应认知，避免将不可能实现的技术效果通过虚构、夸大、杜撰的形式，影响创造性的判断。

　　基于上述分析，虽然附件4也设有容纳管件的空间，但是附件4所公开的室内机机箱8除前面板6、吸入部分7之外部分均是主体5，底板16和背板18属于主体5的一部分，下凹部15是由绝热材料14的切口和主体5的底板16形成的，下凹部15形成于机箱的背部且下部，底板16位于机箱的背部且下部，同时该底板16并未形成顶住墙面后使之产生更大的容纳管件的空间，故附件4并未公开本专利权利要求1“面板体背部安装后壳体的开口下缘处设有后凸台”及其所形成的收容管件空间的技术特征，并且美的公司亦未举证证明该技术特征属于本领域公知常识，属于容易想到的范畴，因此被诉决定该部分认定结论正确。原审判决关于本专利权利要求1相对于附件4不具备创造性的认定存在错误。

　　【维权中心提示】

　　1、企业在申请专利的过程中，应当在专利说明书中充分写明相关发明的具体目的以及技术效果，避免因专利权利要求书撰写的失误，导致在具体解释专利的技术方案和界定保护范围时，企业的专利不能发挥最大的效用。

　　2、企业在进行专利授权确权行政诉讼时，应当基于现有技术的发展情况、面对的技术问题、采取的技术手段以及所要达到的技术效果等方面，充分向承办法官进行深入浅出的说明，避免由于自身未能充分阐明专利的技术要点，导致不利的诉讼后果。

（来源：北京市高级人民法院知识产权庭）