案例展播丨国际化商业合作中的许可“陷阱”

为助力我市“两区”建设和国际科技创新中心建设，帮助“出海”企业更好应对海外知识产权纠纷，更高质量拓展国际市场，北京市知识产权维权援助中心（国家海外知识产权纠纷应对指导中心北京分中心）组织整理、分析、汇编了发生在不同国家或地区的知识产权纠纷应对典型案例，从法律制度、诉讼策略、发展趋势等方面进行了深入剖析，总结形成了具有实践意义的经验指导。

2022年6月起，依托微信公众号开展海外纠纷应对指导典型案例展播，以案促效、以点带面，以期为创新主体海外知识产权纠纷应对提供指导借鉴，敬请关注。

案例关键词

印度德里高等法院；Cyanogen商标；许可冲突；协议管辖

案例详情

一、案件背景

深圳市OnePlus科技有限公司（以下简称OnePlus）成立于2013年12月17日，在全球（不包括中国大陆）拥有使用Cyanogen商标和在其设备上发布软件的非排他性权利。OnePlus与全球最大的Android第三方编译团队CyanogenMod深度合作。Cyanogen公司成立于2013年，致力于让CyanogenMod实现商业化运营。印度MicromaxInformaticsLimited（以下简称Micromax）于2007年进入到移动手机领域，是印度最大的本土手机制造商。OnePlus于2014年2月28日与Cyanogen签署了合作协议，并于2014年2月1日签署了商标许可协议，有效期至2016年1月31日。除中国大陆外，OnePlus获得了在全球范围内使用Cyanogen商标和软件（CM11S）的非排他性许可。2014年8月，Micromax意识到OnePlus打算于2014年12月2日在印度市场发布他们的产品（OnePlus-one），该产品使用Cyanogen操作系统和商标，而Micromax与Cyanogen签署了一份《环境服务和应用程序分发协议》，该协议自2014年9月26日生效，赋予Micromax在印度集成和分发Cyanogen操作系统的排他性许可。Micromax因其对Cyanogen软件系统和商标的独家权利，成功地对OnePlus提出了禁令请求，阻止了OnePlus手机产品在印度的进口和销售。

本案涉及移动通信技术领域，争议标的是Cyanogen的手机操作系统和商标的使用权。本案中，原告方是印度手机制造商Micromax，被告一是OnePlus，被告二和被告三是依据美国特拉华州法律成立的运营Cyanogen手机软件（Andriod操作系统改造）的公司（统称为Cyanogen）。

本案争议的焦点是OnePlus是否还可以继续使用Cyanogen的商标和获得手机系统更新支持，其发布、销售新产品行为是否会给Micromax带来无法弥补的损失。

二、原告主张

原告Micromax主张，其与Cyanogen签订了《环境服务和应用程序分发协议》，并于2014年9月26日获得了Cyanogen商标和核心操作系统在印度境内的独家使用权，并且在协议中，Cyanogen承诺不与其他原始设备制造商直接合作，将核心操作系统与另一个原始设备制造商的设备集成。Micromax应采取积极措施防止违反本协议的情况出现。Cyanogen和OnePlus之间的商标许可协议范围有限，不影响授予Micromax的排他性协议。OnePlus继续使用Cyanogen的商标和手机系统将对Micromax的专有权利带来损害，并对其2014年12月20日新发布的手机产品造成不利后果。

三、被告答辩意见

被告一OnePlus主张，其与Cyanogen订有合作协议和商标许可协议，有效期至2016年1月31日，其在全球范围内（不包括中国大陆地区）获得了使用Cyanogen商标和软件的非排他性许可，其有权在印度使用该品牌。Micromax或Cyanogen可能会试图阻止其使用Cyanogen软件或商标，这会中断其在12月2日的产品发布，并且该软件或商标拥有“cyanogen授予的有利于oneplus的有效且存续的许可”，并且本协议的终止没有任何理由，即使有理由也是非法的。一旦终止将使其面临巨大困难，无法获得金钱补偿。被告二和被告三Cyanogen主张，其已经在2014年11月确认终止了与OnePlus的合作，且OnePlus知晓Cyanogen的商标和软件系统独家使用权将在2014年9月26日后移交Micormax，OnePlus与Cyanogen签署的协议受Cyanogen作为第三方创建的权利的约束。因此，Micromax享有在印度境内的独家经营权。

四、法院审理结果

法院经审查认为，OnePlus的非排他性权利（如有）仅来自于其与Micromax于2014年2月1日和2月28日签订的相关协议。Micromax和OnePlus之间没有任何协议。Micromax通过随后的《环境服务和应用程序分发协议》从Cyanogen中获得了在印度的排他性权利。OnePlus所遭受的损害、赔偿和损失（如有）将成为OnePlus与Cyanogen之间的诉讼标的，而根据二者之间协议的争议解决条款，他们之间的诉讼只能由美国加利福尼亚州法院管辖处理。然而，在现阶段Micromax使用商标和操作系统的权利至少对印度来说是一种排他性的权利，而且上述事实一次又一次被Cyanogen承认，尽管有时出于商业原因，Cyanogen也采取了相反的立场，支持OnePlus。但从Cyanogen发出的最后的声音中则保持了与Micromax关系的排他性。因此，有必要对OnePlus的销售行为进行限制，以避免Micromax遭受难以弥补的损害。2014年12月16日，印度德里高等法院作出裁定，授予临时禁令，禁止OnePlus及其董事、附属公司、子公司、特许经营人、高级职员、雇员、代理人、分销商、股东（如有）以及代表其行事的所有人在印度营销、销售和运输其OnePlus手机。

经验启示

本案凸显了与国际公司合作经营的风险。它起码体现出双方之间的合作协议至少可以由签订未来合作协议的第三方修改。因为OnePlus与Micromax没有任何关系，因此，OnePlus最先提出禁令诉讼没有任何理由。由于OnePlus和Cyanogen已经达成协议，只在美国加州采取法律行动，这阻止了OnePlus在印度的最初索赔。在这种情况下，Cyanogen不与之前已经获得全球许可的人谈判就授予独家许可证的行为显然是不道德的，并很难成为一种诚信的经营方式，这是在道德和法律上非常不专业的表现行为。本案对中国企业的启示：

一是诚信经营。作为知识产权权利人应当注重诚信合作，在授予他人独家许可时，要先行与已经取得非独家授权的合作方进行谈判和告知，以实际行动塑造企业良好形象和声誉；

二是风险意识。作为被授权人要提高与国外授权企业的合作风险意识，组织企业内部的法务人员和律师设计良好的协议，在与知识产权权利人谈判和签订合作协议时尽量争取有利于己方的争议管辖条款，为第一时间索赔争取合理空间。同时在产生权利争议时，积极与对方展开协商沟通，通过另行签订协议的方式，以较低成本化解权利冲突；

三是及时救济。作为权利受害方注重运用禁令救济手段，按照争议发生地国家的法律准备相关证据材料，及时申请当地法院禁令，避免产生难以弥补的损失；

四是积极主动。注重了解当地的法律制度，研判当地的知识产权法律风险，准备争议解决预案有备无患。同时，与当地媒体建立良好的合作关系，及时掌握知识产权商业动态，利用媒体作出客观公正宣传，掌握主动化解争议危机。

（供稿单位：首都知识产权服务业协会）

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